Browsing Tag

własność przemysłowa

własność przemysłowa znaki towarowe

Przedawnienie roszczeń o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku czynów o charakterze powtarzalnym lub ciągłym

12 lipca 2021

Wstęp

18 maja 2021 r., w sprawie pod sygn. akt III CZP 30/20,  Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził:

„Jeżeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia niepieniężnego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia, pięcioletni termin przedawnienia określony w art. 289 ust. 1 w związku z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (…)  biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło.”

Źródło sporu i wyrok Sądu I instancji

W niniejszej sprawie znany europejski producent samochodów (dalej jako: „Producent”) wystąpił przed polskim Sądem z powództwem przeciwko przedsiębiorcy, który bez jego zgody oferował i wprowadzał do obrotu na terytorium Polski samochodowe kratki wylotu powietrza – tzw. grille – opatrzone zarejestrowanym na rzecz Producenta znakiem towarowym unii europejskiej, przedstawiającym cztery nachodzące na siebie okręgi (dalej jako: „znak towarowy Producenta”).

W toku postępowania pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczeń niepieniężnych tj. roszczenia o nakazanie zaniechania używania znaku towarowego Powoda, roszczenia o wycofanie z obrotu produktów oznaczonych znakiem towarowym Producenta oraz roszczenia o zobowiązanie do publikacji wyroku. Zarzut został uznany za zasadny.

Kluczowe znaczenie dla takiego rozstrzygnięcia miał fakt, że pozwany prowadzi działalność od 1995  r., a co najmniej od 2001 r. wprowadza do obrotu atrapy grilli przeznaczone do samochodów osobowych, oznaczane znakiem towarowym Producenta.

Sąd I instancji uznał (co potem podważył Sąd Najwyższy – zob. poniżej), że w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy poprzez czyn ciągły, początek pięcioletniego biegu terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 289 ust. 1 zdanie drugie p.w.p.[1] (przepis dotyczy patentu lecz stosuje się go odpowiednio do znaków towarowych) biegnie od początkowego terminu rozpoczęcia naruszającej działalności.

Zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p. roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat (a tempore scientiae). Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swojego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu (a tempore facti).

Zatem – jak przyjął Sąd I instancji – skoro pozwany na kilkanaście lat przed wytoczeniem powództwa prowadził już działalność gospodarczą, której przedmiotem były części samochodowe oznaczane znakiem towarowym Producenta, to pięcioletni termin upłynął.

Podczas rozpoznawania apelacji pozwanego Sąd II instancji powziął wątpliwości co do poprawności rozstrzygnięcia Sądu I Instancji i przedstawił Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia.

Postanowienie Sądu Najwyższego

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 12.12.2019 r. (III CZP 47/19) Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na następujące zagadnienia:

  • ustawodawca celowo w art. 289 p.w.p. użył sformułowania „oddzielnie co do każdego naruszenia” – miał świadomość, że naruszenia praw własności przemysłowej są z reguły powtarzalne przez określony czas lub jednorazowe ze skutkami trwającymi kilka miesięcy lub lat,
  • przepisy o przedawnieniu ograniczając zagwarantowaną konstytucyjnie ochronę praw podmiotowych, nie powinny być wykładane rozszerzająco. Przemawia to za wyborem takiego wariantu interpretacyjnego art. 289 ust. 1 p.w.p., który w najmniejszym stopniu ogranicza skuteczne dochodzenie przez uprawnionego roszczeń z uwagi na zastosowanie instytucji przedawnienia,
  • przyjęcie rygorystycznego podejścia, że przedawnienie upływa zawsze z okresem 5 lat od rozpoczęcia działalności naruszającej, nie bacząc czy naruszenie jest długotrwałe, faktycznie, prowadziłoby do sytuacji, w której na rynku funkcjonowałoby wiele podmiotów korzystających z jednego prawa wyłącznego, bez jakiejkolwiek informacji w rejestrze. Prowadziłoby to do kolizji z funkcją znaku towarowego, wprowadzając odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, czemu uprawniony nie mógłby się przeciwstawić. 

Przedmiotowym postanowieniem zagadnienie zostało przedstawione do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

Uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy rozpoznając sprawę w składzie powiększonym stwierdził, że w przypadku czynów o charakterze ciągłym początek biegu terminu przedawnienia roszczeń niepieniężnych należy liczyć oddzielnie co do każdego naruszenia. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że za początek biegu przedawnienia nie można uznać rozpoczęcia działalności przez pozwanego.

Podsumowanie

Przyjęta przez Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów zasada rozstrzyga spory interpretacyjne w orzecznictwie i w doktrynie, co do oznaczania początku biegu 5-letniego terminu przedawnienia roszczeń niepieniężnych, wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej o charakterze powtarzalnym oraz ciągłym.

Termin należy liczyć od każdego kolejnego dnia, w którym dochodzi do naruszenia. W praktyce zatem jeśli naruszenie trwa w trakcie wytoczenia powództwa, zarzut przedawnienia nie będzie mógł być skutecznie podniesiony, skoro pięcioletni termin przedawnienia biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło. Kolejno stwierdzić trzeba, że choć uchwała dotyczy znaku towarowego unii europejskiej to zasada ta powinna znaleźć zastosowanie także w odniesieniu do sporów, których przedmiotem są krajowe znaki towarowe.

Autorem wpisu jest: Michał Czerwiński


[1] Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30.06.200r. tj. z dn. 20.01.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 324).

własność przemysłowa znaki towarowe

Wyrok TSUE: Amazon nie narusza prawa do znaku jeśli nie wie o naruszającym charakterze towarów oferowanych na „Amazon – Marketplace”

24 kwietnia 2020

W wyroku z dnia 02.04.2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sprawie Coty v. Amazon (C-567/18; link do wyroku), odpowiadając na pytanie prejudycjalne skierowane przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości, uznał że:

podmiot, który składuje dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego, ale nie wie o tym naruszeniu, nie może być uznany za podmiot, który magazynuje towary w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu. Nie narusza zatem prawa do znaku towarowego.

Stan sprawy

Przeciwko Amazon wystąpiła spółka Coty – dystrybutor perfum posiadający licencję na znak towarowy „DAVIDOFF”. Sprawa dotyczyła usługi „Amazon-Marketplace”. Na stronie tej osoby trzecie – użytkownicy portalu – mogą oferować towary. Dodatkowo sprzedawcy mogą skorzystać z programu „Realizacja przez Amazon”, w ramach którego towary są składowane przez Amazon.

Coty, przed niemieckim sądem, domagała się od jednego z podmiotów, oferujących perfumy „DAVIDOFF” na portalu Amazon, zaprzestania sprzedaży towarów, co do których prawo do znaku towarowego nie zostało jeszcze wyczerpane. Ponadto Coty podnosiła, że poprzez magazynowanie towarów, naruszających prawa do znaku towarowego, również Amazon narusza znaki towarowe. Na tej podstawie Coty domagała się, aby zakazać Amazon „magazynowania lub wysyłki bądź powodowania magazynowania lub wysyłki”.

Wyrok TSUE

Sprawa dotyczyła oceny,  czy Amazon „używa” znaku towarowego  „DAVIDOFF” w obrocie gospodarczym w rozumieniu art. 9 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia 2017/1001.

TSUE, odnosząc się do tej kwestii, odwołał się do istniejących już w orzecznictwie twierdzeń, że zwykłe rozumienie wyrażenia „używanie” wskazuje na czynne zachowanie i bezpośrednie lub pośrednie kierowanie czynnością. Natomiast Amazon jest jedynie administratorem platformy handlu elektronicznego, a używanie znaków towarowych jest dokonywane przez korzystających z serwisu sprzedawców – to oni kierują czynnością sprzedaży.

Samo stworzenie warunków technicznych niezbędnych do używania oznaczenia i pobieranie od tej usługi opłat nie oznacza, że podmiot świadczący taką usługę sam oznaczenia używa.

Aby magazynowanie towarów mogło być kwalifikowane jako używanie, musiałoby być prowadzone w celu oferowania towarów lub ich wprowadzania do obrotu przez samego składującego. Amazon natomiast jedynie udostępnia platformę dla sprzedawców, którzy są wyłącznymi oferującymi lub wprowadzającymi do obrotu.

W konsekwencji TSUE stwierdził, że Amazon nie używa oznaczenia w obrocie gospodarczym. Jego działania zatem nie mogą prowadzić do naruszenia prawa do znaku towarowego.

nieuczciwa konkurencja znaki towarowe

Kolorystyka stacji paliwowych PKN Orlen pod ochroną

7 stycznia 2019
orlen

Kolorystyka oraz sposób rozmieszczenia poszczególnych elementów stacji paliw PKN Orlen jest chroniony jako krajowy oraz unijny znak towarowy, m.in. dla usług w zakresie obsługi pojazdów.

orlen

Stacje paliwowe od wielu lat funkcjonują w takiej wizualizacji zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Ich cechą charakterystyczną jest wykorzystanie koloru czerwonego, szarego oraz białego na poszczególnych elementach stacji paliw (pawilon, wiata, elementy orientacji przestrzennej, pylony cenowe, dystrybutory paliw).

Naruszenie znaków PKN Orlen

Zastosowanie charakterystycznej szaro-czerwonej kombinacji kolorystycznej na elementach zabudowy stacji (pawilon, wiata myjni, pylon cenowy) przez podmiot trzeci Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za naruszenie praw ochronnych PKN Orlen do wskazanych wyżej znaków towarowych (sygn. akt: XXII GWzt 3/15). W konsekwencji sąd zakazał pozwanemu korzystania z kombinacji kolorów: czerwonego, szarego oraz białego dla oznaczania stacji paliw.

Ważne jest, że używane w związku z funkcjonowaniem konkurencyjnej stacji oznaczenie słowne, wskazujące wprost na właściciela stacji nie nawiązywało w żaden sposób do charakterystycznego i powszechnie znanego oznaczenia ORLEN, czy głowy orła.

Liczy się znajomość i rozpoznawalność

Sąd przyjął, że znaki pozycyjne charakteryzują się wysoką zdolnością odróżniającą. Została ona w głównej mierze wypracowana przez używanie znaków słownego (ORLEN) oraz graficznego (głowa orła) wraz z charakterystyczną kolorystyką, ale także przez konsekwentne ujednolicanie wyglądu stacji paliw. Charakterystyczna kolorystyka czerwono-szaro-biała jest zatem kojarzona przez klientów stacji paliw z PKN Orlen. Sąd oparł się w szczególności na wynikach badań opinii publicznej, które takie skojarzenia potwierdziły.

Użycie zaś odmiennego elementu słownego (TRANSOIL) na elementach stacji – zdaniem Sądu – nie usuwa ryzyka konfuzji. Klienci mogą uznać, że stacja paliw pozwanej spółki należy do sieci Orlen. Działania te mogą wpłynąć negatywnie na pozycję rynkową i postrzeganie PKN Orlen, który nie ma możliwości kontrolowania działalności stacji prowadzonej przez pozwaną.

Pasożytnicze wykorzystanie renomy

Niezależnie do tego takie działanie powinno być – zdaniem sądu – kwalifikowane jako pasożytnicze wykorzystanie cudzych nakładów pracy (inwestycji) przez naruszenie ustalonej pozycji rynkowej PKN Orlen (czyn nieuczciwej konkurencji).  Nastąpiło bowiem podszycie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Naśladowanie wyglądu stacji skutkuje przechwyceniem części klientów i możliwym ich przekonaniem o obniżeniu poziomu usług oraz jakości sprzedawanych towarów.

Co zaważyło?

Podstawą decyzji Sądu była – w moim przekonaniu – przede wszystkim renoma oraz pozycja rynkowa PKN Orlen, a także renoma jego głównych znaków: słownego oraz słowno-graficznego w postaci głowy orła. Używanie tych oznaczeń wraz z konkretną kolorystyką doprowadziło do tego, że kolorystyka sama w sobie również zaczęła być kojarzona przez relewantnych odbiorców właśnie z tym konkretnym przedsiębiorstwem. Istotna jest także konsekwencja w wyglądzie samych stacji paliw – niezależnie od miejsca wyglądają one tak samo, co utrwala skojarzenia tej kolorystyki ze stacjami paliw Orlen. Można zatem uznać, że użycie kolorystyki czerwono-szaro-białej w odniesieniu do stacji paliw jest objęte monopolem jednego przedsiębiorstwa. Słuszność rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego został potwierdzona przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt I ACa 640/15).

własność przemysłowa znaki towarowe

Czerwona podeszwa może być znakiem towarowym

11 lipca 2018
louboutin

Stan faktyczny

Cechą charakterystyczną produktów, sygnowanych nazwiskiem Louboutina, są słynne „czerwone podeszwy”. Rozpoznawalny niemal na całym świecie czerwony kolor (Pantone 18-1663TP) naniesiony na zewnętrzną podeszwę buta, zgłoszony został w grudniu 2009 r. przez projektanta – Christiana Louboutina – w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu jako znak towarowy Beneluksu. Znak zarejestrowany został w styczniu 2010 r. pod nr 0874489 dla towarów z klasy 25: „obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)”. W roku 2013 Louboutin ograniczył wyżej wskazany zakres ochrony znaku towarowego do „obuwia na wysokich obcasach (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)”.

louboutin

W roku 2012 niderlandzka spółka Van Haren wprowadziła do obrotu obuwie na wysokich obcasach. Na podeszwy obuwia wytworzonego przez Van Haren naniesiono kolor czerwony.

W związku z powyższym w roku 2013 Christian Louboutin pozwał Spółkę Van Haren o naruszenie prawa do zarejestrowanego przez niego znaku towarowego. Niderlandzki Sąd I instancji przychylił się do żądania Louboutina i – wydając wyrok zaoczny – uwzględnił je w części. Spółka Van Haren zaskarżyła wydany wyrok, wnosząc o unieważnienie praw do znaku towarowego „czerwonej podeszwy” na podstawie art. 3 ust 1 lit. e) ppkt (iii) Dyrektywy [2008/95]. Zgodnie z tym przepisem, nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały zarejestrowane mogą zostać uznane za nieważne oznaczenia, które składałyby się wyłącznie z kształtu zwiększającego wartość towarów. Co ciekawe, argumentację spółki Van Haren podzielił m.in. rzecznik generalny Maciej Szpunar.

Wyrok TSUE

Wobec powyższego sporu, niderlandzki sąd wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującym pytaniem prejudycjalnym:

Czy pojęcie »kształtu« w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy [2008/95] (w wersjach językowych niemieckiej, angielskiej i francuskiej [tej dyrektywy], odpowiednio: Form, shape i forme) jest ograniczone do trójwymiarowych cech towaru, takich jak (przedstawione trójwymiarowo) kontury, rozmiar i objętość towaru, czy też przepis ten dotyczy także innych (niż trójwymiarowe) cech towaru, takich jak kolor?

TSUE w odpowiedzi na zadane pytanie, dopuścił zarejestrowanie spornego oznaczenia jako znaku towarowego i zważył, że „w przypadku czerwonej podeszwy Louboutina znak towarowy nie dotyczy szczególnego kształtu podeszwy butów na wysokich obcasach, ponieważ w opisie tego znaku towarowego wyraźnie wskazano, że kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie przedstawieniu umiejscowienia czerwonego koloru wskazanego w zgłoszeniu do rejestracji”.

Do sprawy nie znajduje zatem zastosowania ww. art. 3 ust 1 lit. e) ppkt. (iii) Dyrektywy. Podstawowym elementem ochrony wynikającej z prawa do znaku towarowego jest w przypadku opisywanej sprawy sprecyzowany kolor umieszczony na zewnętrznej podeszwie obuwia, a nie kształt, który jedynie wskazuje umiejscowienie czerwonego koloru.

nieuczciwe praktyki rynkowe ochrona konsumentów własność przemysłowa znaki towarowe

Równoległe paski na butach tylko dla Adidasa

19 czerwca 2018
znaki renomowane

Renomowanym znakom towarowym, jako oznaczeniom powszechnie znanym i cieszącym się dobrą opinią wśród konsumentów na całym świecie, zapewnia się wyższy poziom ochrony prawnej. Przekonała się o tym spółka Shoe Branding Europe BVBA, której odmówiono rejestracji unijnych znaków towarowych w odniesieniu do obuwia oraz obuwia ochronnego, wykorzystującego motyw dwóch równoległych pasków.

Stan faktyczny

Wspomniana spółka, Shoe Branding Europe BVBA, w dniach 01.07.2009 r. oraz 08.12.2011 r. złożyła przed EUIPO (wcześniej: OHIM) wnioski o rejestrację dwóch unijnych znaków towarowych odpowiednio dla „obuwia” i „obuwia ochronnego”.

shoe branding europe

Zgłoszenia te zostały następnie opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych, prowadzonym przez EUIPO, w dniu 14.06.2010 r. oraz 26.03.2012 r. Dzięki temu osoby trzecie mogły zapoznać się ze zgłoszeniami.

Informacje o planowanej rejestracji obu ww. oznaczeń powzięła między innymi niemiecka spółka adidas AG – światowy i powszechnie znany potentat rynku obuwniczego. Adidas, w roli interwenienta ubocznego, zgłosił stosowne w tym zakresie sprzeciwy – odpowiednio w dniach: 13.09.2010 r. oraz 29.05.2012 r.

Oba ww. sprzeciwy, wobec oznaczeń Shoe Branding Europe, zostały oparte między innymi na wcześniej zarejestrowanym unijnym znaku towarowym, składającym się z trzech równoległych pasków o tej samej szerokości umieszczonych na zewnętrznej powierzchni buta.

Zdaniem EUIPO istniało ryzyko, że właściwy krąg odbiorców (nabywców obuwia) dostrzeże związek między kolidującymi ze sobą znakami, wobec czego używanie zgłoszonych przez Shoe Branding Europe oznaczeń powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego unijnego znaku, zarejestrowanego na rzecz adidas.

Decyzje te zostały przez Shoe Branding Europe zaskarżone, jako sprzeczne z przepisami rozporządzeń unijnych, co powinno przesądzać o ich nieważności.

Wyrok Sądu Unii Europejskiej

Wyrokiem z dnia 01.03.2018 r. Sąd Unii Europejskiej, rozpoznający ww. skargi Shoe Branding Europe, utrzymał obie decyzje EUIPO w mocy (sprawy połączone: T-629/16 i T-85/16). Zdaniem Sądu, argumentacja Urzędu ds. Własności Intelektualnej w całości zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd zaznaczył, że w trakcie postępowania przed EUIPO adidas dostarczył wystarczających dowodów do przyjęcia renomy znaku wcześniejszego. Niemiecka spółka przedstawiła między innymi wyniki z sondaży opinii publicznej, przeprowadzonych w trzynastu krajach Unii Europejskiej, które wskazywały na dużą znajomość znaku towarowego w postaci trzech równoległych pasków umieszczanych na butach wśród konsumentów. Sąd za istotne dla rozstrzygnięcia sprawy przyjął także dowody z orzeczeń krajowych, w których sądy powszechne stwierdzały istnienie renomy wcześniejszego znaku towarowego, jak również dane dotyczące wysokości obrotów oraz nakładów na marketing i promocję oznaczenia adidas. Na tej podstawie Sąd uznał, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą wśród docelowej grupy odbiorców na znacznym obszarze UE.

Wobec powyższego w uzasadnieniu wyroku wskazano, że EUIPO w sposób prawidłowy przyjęło, iż w niniejszej sprawie (i) istniało rzeczywiste prawdopodobieństwo, że używanie zgłoszonych znaków towarowych powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego adidas oraz (ii) że Shoe Branding Europe nie wykazała istnienia uzasadnionego powodu do używania zgłoszonych przez siebie oznaczeń.

Czym są znaki renomowane?

Zarówno decyzje EUIPO, jak i omawiane orzeczenia Sądu Unii Europejskiej wpisują się w dotychczasową praktykę orzeczniczą, kształtującą szeroki zakres ochrony unijnych renomowanych znaków towarowych. Stwierdzenie naruszenia praw do tego rodzaju oznaczeń jest bowiem możliwe po wykazaniu, iż:

  • znak późniejszy (zgłoszony do rejestracji) jest podobny lub identyczny do znaku renomowanego,
  • używanie znaku późniejszego bez uzasadnionego powodu przynosiłoby zgłaszającemu nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku renomowanego,
  • nie jest przy tym ważne, dla jakiego rodzaju towarów i/lub usług znak późniejszy został zgłoszony.

Przyznanie znakom renomowanym tak szerokiego zakresu ochrony wynika przede wszystkim z mocnej pozycji marketingowej i siły przyciągania takiego oznaczenia. Znaki renomowane są szczególnie narażone na ich bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie – w szczególności poprzez wytworzenie z nimi skojarzeń, co może prowadzić do uszczuplenia odróżniającego charakteru, a przy istotnej skali naruszeń, do deprecjacji renomowanego oznaczenia. Z aprobatą należy więc przyjąć kolejne wyroki / decyzje organów unijnych, które umacniają dotychczasową praktykę orzeczniczą, przyznającą znakom renomowanym szeroki zakres ochrony.