Browsing Tag

pwp

nieuczciwa konkurencja znaki towarowe

Koniec słynnej batalii między Adidasem a H&M

2 listopada 2021

8 października 2021 roku zakończył się słynny spór między niemieckim koncernem Adidas a szwedzkim H&M o wykorzystywanie motywu pasków na ubraniach. Po niemal 25 latach niderlandzki Sąd Najwyższy odrzucił apelację niemieckiego giganta odzieżowego, przyznając rację Szwedom. Dodatkowo zasądził na rzecz szwedzkiej firmy zapłatę ponad 80 tysięcy euro na pokrycie kosztów prawnych za część postępowania.

Początek sporu prawnego

Historia sporu sięga 1997 roku, kiedy H&M wypuścił na rynek kolekcję sportową „Work Out”, której ubrania charakteryzowały się dwoma równolegle ułożonymi pionowymi paskami na butach, rękawach koszulek oraz bokach nogawek spodni.

Podobne projekty znalazły się w kolekcjach takich marek, jak: Marca Moda, C&A i Vendex. W efekcie przedstawiciele Adidasa pozwali te firmy. Zarzucili im naruszenie znaku towarowego – charakterystycznego motywu trzech pasków i w konsekwencji wprowadzanie konsumentów w błąd. Z Marca Moda, C&A i Vendex Adidas zawarł ugodę. Jednak H&M nie ustąpił.

W odpowiedzi na zarzuty Adidasa H&M stwierdził, że paski na ubraniach z kolekcji „Work Out” pełniły wyłącznie funkcję dekoracyjną. Stanowczo zaprzeczyli, że podwójne paski stanowiły konkretny znak towarowy, pozwalający na identyfikację producenta i właściciela znaku. Co więcej, wyrazili opinię, że inne marki odzieżowe mają takie samo prawo do swobodnego używania tak uniwersalnego i powszechnego motywu jak równoległe paski.

Bluza z kolekcji H&M „Work Out”
źródło:
https://www.marques.org/blogs/class46/?XID=BHA324

Równoległe paski – element dekoracyjny czy znak towarowy?

Żadna ze stron nie chciała ustąpić, co doprowadziło do blisko 25-letniego sporu prawnego, do którego zaangażowano wielu prawników i sędziów. Sprawa rozpatrywana była w Sądzie Rejonowym w Bredzie, a skończyła się w Sądzie Apelacyjnym w Hadze. Trafiła nawet przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który 10 kwietnia 2008 roku wydał wyrok korzystny dla niemieckiej marki (sygn. akt: C-102/07)[1]. Trybunał stwierdził, że mimo swojego dekoracyjnego charakteru, dwa paski stanowią podobieństwo do charakterystycznych pasków Adidasa, przez co może dojść do zaburzenia percepcji społecznej i część konsumentów utwierdzi się w przekonaniu, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie. Nie rozstrzygnął jednak, czy przeciętny konsument może pomylić się co do pochodzenia odzieży sportowej.

Spór toczono jeszcze w kilku innych sądach z różnymi rezultatami dla obydwu stron. Ostatecznie znalazł swój koniec w Sądzie Apelacyjnym w Hadze 28 stycznia 2021 roku. Wyrok zapadł z korzyścią dla H&M – nie znaleziono podstaw, aby ukarać szwedzką firmę. Po niespełna 25 latach Sąd Apelacyjny w Hadze wskazał, że istnieją znaczące różnice między charakterystycznymi trzema paskami Adidasa a dwoma, które projektanci H&M umieścili na ubraniach z kolekcji „Work Out”.

Jednymi z dowodów mających wpływ na rozstrzygnięcie były wyniki badań, według których tylko 10 procent konsumentów przypisało Adidasowi ubrania z paskami marki H&M. Z uwagi na fakt, że musi istnieć rzeczywiste ryzyko wprowadzenia w błąd przeciętnego, dobrze poinformowanego, rozsądnego i uważnego konsumenta, w opinii Sądu nie naruszono żadnych praw Adidasa.

Niemiecki koncern w międzyczasie złożył kolejną apelację, twierdząc, że Sąd w Hadze niedostatecznie uzasadnił swój wyrok. Jednak 8 października 2021 roku niderlandzki Sąd Najwyższy odrzucił apelację, zasądzając od Adidasa na rzecz H&M 80 tysięcy euro na pokrycie części kosztów prawnych, jakie szwedzka spółka poniosła w związku z toczącym się postępowaniem. Decyzja Sądu Najwyższego ostatecznie kończy spór. Nie jest to jednak jedyna sprawa związana z motywem pasków, jaka dotyczy niemieckiego koncernu.

Po odrzuceniu apelacji Adidas wydał oświadczenie, w którym napisał, że trzy paski nadal będą promowane tak, aby podkreślać odrębność marki.

Autor wpisu: Aleksander Wargocki


[1] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 kwietnia 2008 r., sygn.. akt: C-102/07, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EA812D2046486EF4D5C2BA 939713147text=&docid=71047&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1 cid=28497703.

patenty własność przemysłowa

Jak unieważnić patent? Nowe zasady

24 stycznia 2020

Od 27 lutego 2020 r. podmiot składający wniosek o unieważnienie patentu w Urzędzie Patentowym RP nie będzie musiał wykazywać istnienia interesu prawnego. Z kolei uprawniony, w przypadku zakwestionowania ważności przysługującego mu prawa, będzie mógł ubiegać się o ograniczenie patentu.

Rezygnacja z obowiązku wykazania interesu prawnego

Obecnie we wniosku o unieważnienie patentu wnioskodawca musi wykazać nie tylko brak podstaw do udzielenia patentu, ale również interes prawny w żądaniu jego unieważnienia. Wobec braku definicji interesu prawnego w przepisach prawa własności przemysłowej, wykształciła się praktyka rozumienia tego pojęcia  zgodnie z art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego.   W związku z tym, uzasadniając interes prawny wnioskodawca może przykładowo wykazywać, że jest realnym konkurentem uprawnionego z patentu, wytoczono przeciwko niemu powództwo o naruszenie patentu bądź zamierza uruchomić produkcję wyrobów lub świadczenie usług według opatentowanego na cudzą rzecz wynalazku.

Rezygnacja z powyższego wymogu powinna przyczynić się do ułatwienia i przyspieszenia procedury unieważniania patentów. Urząd Patentowy RP będzie mógł bowiem od razu przejść do merytorycznej oceny podstaw do unieważnienia patentu, bez konieczności analizowania, nierzadko obszernej, dokumentacji mającej wykazać interes prawny po stronie wnioskodawcy. Z drugiej strony nie należy się spodziewać nagłego wzrostu liczby wniosków o unieważnienie patentów; trudno sobie bowiem wyobrazić, by wnioski takie były składane przez podmioty, dla których prawa te nie mają żadnego istotnego znaczenia.[1]

Nowa instytucja – ograniczenie patentu

Dla zrównoważenia pozycji stron postępowania o unieważnienie patentu, wprowadzono procedurę umożliwiającą uprawnionemu ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych. Tym samym, w przypadku wszczęcia procedury unieważniającej, uprawniony z patentu będzie miał możliwość złożenia wniosku o ograniczenie przysługującego mu prawa. Jeżeli rozpatrzenie wniosku o ograniczenie patentu będzie mieć bezpośredni wpływ na rozpatrzenie wniosku o unieważnienie patentu, Urząd Patentowy RP zawiesi postępowanie o unieważnienie patentu. Jednak w przypadku wniosku którejkolwiek ze stron, Urząd Patentowy RP postanowi o połączeniu wniosku o ograniczenie patentu z toczącym się postępowaniem w sprawie o unieważnienie w celu ich łącznego rozpoznania.

Obecnie złożenie wniosku o ograniczenie patentu w odpowiedzi na wniosek o jego unieważnienie możliwe jest jedynie w przypadku patentów europejskich. Celem wprowadzonej zmiany, dającej możliwość ograniczania również patentów krajowych, było dostosowanie obecnej regulacji w zakresie przesłanek uzyskania patentu na wynalazek do przepisów Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Obowiązywanie nowych przepisów

Nowelizacja przepisów prawa własności przemysłowej wchodzi w życie w dniu 27 lutego 2020 r. Wymóg wykazania interesu prawnego zostaje zniesiony dla złożonych po tym dniu wniosków o unieważnienie, nawet jeśli przedmiotem unieważnienia ma być patent na wynalazek zgłoszony na podstawie przepisów dotychczasowych.


Przypis

[1] Prawo własności przemysłowej, Art. 89 SPH T. 3 red. Nowińska 2015, wyd. 1

nieuczciwa konkurencja prawo autorskie własność przemysłowa

Czy i jak można skutecznie ochronić pomysł?

31 stycznia 2019
pomysł

Z pewnością każdy z nas choć raz w ciągu swojego życia wpadł na ciekawy czy innowacyjny pomysł. Być może dotyczył on fabuły pionierskiej powieści obyczajowej, nowatorskiej formulacji nawozu sztucznego, usprawnienia produkcji napojów alkoholowych, czy też awangardowej koncepcji na prowadzenie działalności gospodarczej. Niewykluczone, że często ta spontanicznie powstała idea mogłaby stać się przyczynkiem dla istotnego rozwoju w danej dziedzinie. Jednakże od zrodzenia się pomysłu do etapu jego efektywnej realizacji, wciąż do pokonania pozostaje długa, usiana licznymi „pułapkami”, droga. Przykładowo, na podobny pomysł może wpaść inna osoba, która będzie partycypować w zyskach z gospodarczego wykorzystania danej idei twórczej. Konkurencyjny podmiot może również wejść w posiadanie informacji co do realizowanego przez nas zamysłu (np. projektu innowacyjnego produktu) a następnie wykorzystać go we własnej działalności gospodarczej. W jaki zatem sposób, w trakcie wcielania swojego pomysłu w życie, skutecznie chronić go przed niepowołanym dostępem?

Prawo autorskie nie zawsze jest skutecznym środkiem ochrony…

Dość powszechnym (lecz niestety często błędnym) przekonaniem wśród przedsiębiorców jest wiara w skuteczność reżimu prawnoautorskiego dla ochrony pomysłu. Natomiast, jak stanowi art. 1 ust. 21 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („PrAut”), ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia. Oznacza to, że ochronie prawnoautorskiej nie podlegają m.in. odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Tak sformułowana regulacja wynika z utartego przeświadczenia, iż utwór, aby móc być chroniony, powinien być przedmiotem percepcji, dokonywanej przez zainteresowanego odbiorcę. Zapatrywanie to wyraża także art. 1 ust. 1 PrAut, zgodnie z którym: utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Dopiero zatem uzewnętrzniony przez autora pomysł, wyrażony i ujęty w formie „utworu” może być przedmiotem ochrony prawnoautorskiej (o ile spełnia prawnoautorskie przesłanki ochrony – tj. jest wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze). Owo uzewnętrznienie może być przy tym dokonane w dowolnej postaci, przykładowo wyartykułowane w ramach szkolenia, wykładu bądź innego przemówienia, spisane na kartce jako instrukcja, czy też w ramach publikacji naukowej, książki fabularnej, itp. Trzeba jednak pamiętać, że wciąż to nie pomysł jako taki będzie chroniony, a środek za pomocą którego go wyraziliśmy (treść nagrania, instrukcji, przemówienia na szkoleniu bądź wykładzie, publikacji naukowej, książki), tj. inaczej mówiąc: efekt twórczej realizacji koncepcji zrodzonej w umyśle twórcy. Ochronie będzie więc podlegał końcowy etap wdrażania pomysłu w życie, czyli odpowiednio skompilowany w utwór.

… więc może ochrona patentowa?

Ochrona patentowa jest udzielana na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Czy na tej podstawie możliwa jest zatem ochrona pomysłu?

Podobnie jak w przypadku prawa autorskiego, na gruncie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej („PWP”) pomysł nie będzie podlegać ochronie dopóty, dopóki nie zostanie urzeczywistniony w postaci wynalazku, tj. rozwiązania technicznego o wartości dodanej dla aktualnego stanu techniki. Innowacja w postaci wynalazku musi cechować się tzw. przemysłową stosowalnością, co oznacza iż dzięki niemu – a dokładniej dzięki konstrukcji, założeniom, czy funkcjonalnościom wynalazku – może być uzyskiwany produkt bądź też dany sposób może być wykorzystywany w jakiejkolwiek działalności przedsiębiorstwa. Innymi słowy ochronie patentowej podlegają jedynie techniczne wytwory kreacji twórczej (intelektualnej), które najczęściej przebierają postać urządzenia, procesu, czy formulacji chemicznej.

O niemożności ochrony pomysłu jako wynalazku świadczy również art. 28 PWP, zgodnie z którym za wynalazki nie uważa się m.in. odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych, planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, itd. Wobec tego również ochrona patentowa umożliwia ochronę dopiero końcowego etapu wdrażania innowacji w działalności gospodarczej. W tym przypadku będzie to rozwiązanie techniczne stanowiące urzeczywistnienie pomysłu.

Pomysł jako know-how przedsiębiorstwa

Warto zastanowić się, czy pomysł – jako innowacyjny i przysługujący wyłącznie jego autorowi – może być chroniony jako know-how, którego ochronę przewiduje obecnie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („UZNK”). Zgodnie z dyspozycją tego przepisu, czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Stąd też nasuwa się pytanie, czy zatem tajemnica przedsiębiorstwa swoim desygnatem obejmuje ochronę pomysłu?

Pod pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Przepisy UZNK nie formułują dodatkowych wymogów formalnych, od których możliwość ochrony informacji byłaby uzależniona. Przede wszystkim takie informacje nie muszą być urzeczywistnione, spisane, czy utrwalone na jakimkolwiek nośniku. Oznacza to, że w zasadzie każda informacja o potencjalnej wartości gospodarczej może podlegać ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa, o ile jest niejawna, nieoczywista (niełatwo dostępna) dla osób zwykle zajmujących się tego rodzaju wiadomościami, a przedsiębiorca podjął – przy zachowaniu należytej staranności – działania w celu utrzymania tej informacji w poufności. Wydaje się więc, że tego rodzaju reżim ochrony prawnej będzie istotny dla ochrony pomysłu w trakcie procesu jego wdrażania jako innowacji w przedsiębiorstwie.

Skuteczność ochrony know-how na gruncie nowych przepisów UZNK

Ochrona know-how (informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) nie wydaje się być jednak na tyle silna, jak ochrona patentowa czy też prawnoautorska, które przyznają twórcom ustawową wyłączność do wytworów ich pracy intelektualnej. Przedsiębiorca, będący autorem informacji, musi stale nadzorować oraz kontrolować przetwarzanie informacji, tak by jego know-how nie stało się powszechnie dostępne. Co więcej ostatnia nowelizacja UZNK, która weszła w życie w dniu 4 września 2018 r., wprowadziła do art. 11 UZNK liczne wyłączenia legalizujące co do zasady bezprawne pozyskanie, ujawnienie czy wykorzystanie cudzego know-how. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie będzie więc rodziło odpowiedzialności, gdy zostanie ono dokonane w warunkach ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego (w tym przypadku chodzi o działania tzw. sygnalistów), lub też wobec związków zawodowych, na określonych w ustawie warunkach (art. 11 ust. 8 UZNK). Wskazane wyłączenia zdają się być jednak sformułowane przez ustawodawcę nad wyraz ogólnie oraz nieprecyzyjnie. Nie sposób przewidzieć jak sądy będą definiować określenie „interesu chronionego prawem” (w takim wyrażeniu może mieścić się chociażby pojęcie interesu prywatnego, interesu społecznego czy zbiorowego interesu konsumentów), jak również kiedy taka ochrona będzie uważana za uzasadnioną.

Najbardziej kontrowersyjna zdaje się być jednak legalizacja naruszeń know-how w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi. Jak bowiem wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, pojęcie swobody wypowiedzi należy rozumieć szeroko, tj. jako wolność wyrażania poglądów, pozyskiwania informacji i ich rozpowszechniania, także w ramach działalności prasowej. Tak szerokie interpretowanie przesłanki „swobody wypowiedzi” budzi jednak poważne wątpliwości, dając w tym przypadku duże możliwości potencjalnym naruszycielom w kontekście uzasadnionego w ich mniemaniu naruszenia know-how. W zasadzie każda wypowiedź ujawniająca informacje poufne przedsiębiorstwa może być dokonywana w warunkach wolności rozpowszechniania wiadomości. Tym bardziej, gdy jest dokonywana dla ochrony prawnie chronionego interesu.

Wydaje się zatem, że w przypadku opisywanego wyłączenia odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa powinno chodzić w istocie o swobodę wypowiedzi dziennikarskiej, ponieważ w innym przypadku ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa byłaby iluzoryczna. Także i w tym przypadku istnieją pewne ryzyka, ponieważ na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego wykonywanie zawodu dziennikarza nie ogranicza się wyłącznie do publikowania w prasie. Dziennikarze swoją działalność informacyjno-redakcyjną prowadzą również na portalach takich jak: facebook.com czy twitter.com, co może znacząco utrudniać przedsiębiorcom monitorowanie naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa.

Brak skutecznej recepty na ochronę prawną pomysłu

Ustawodawca nie przewiduje możliwości ochrony pomysłu jako takiego. Natomiast proces wdrażania w życie zrodzonej w umyśle autora idei (koncepcji), a raczej informacje składające się na ten proces, mogą być chronione na podstawie art. 11 UNZK, w sytuacji gdy zostaną spełnione przesłanki wskazane w przywołanym przepisie. Nie można jednak upatrywać w ustawodawstwie skutecznego panaceum na ochronę pracy intelektualnej człowieka, zwłaszcza tej wyartykułowanej na zewnątrz lecz w swej formie banalnej (tj. pomysł). O wiele rozważniejszym jest prewencyjne stosowanie fizycznych środków ochrony (przede wszystkim ograniczenie dostępu do informacji poufnych wobec osób trzecich, także pracowników) czy zawieranie umów o zachowaniu poufności.

nieuczciwa konkurencja znaki towarowe

Kolorystyka stacji paliwowych PKN Orlen pod ochroną

7 stycznia 2019
orlen

Kolorystyka oraz sposób rozmieszczenia poszczególnych elementów stacji paliw PKN Orlen jest chroniony jako krajowy oraz unijny znak towarowy, m.in. dla usług w zakresie obsługi pojazdów.

orlen

Stacje paliwowe od wielu lat funkcjonują w takiej wizualizacji zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Ich cechą charakterystyczną jest wykorzystanie koloru czerwonego, szarego oraz białego na poszczególnych elementach stacji paliw (pawilon, wiata, elementy orientacji przestrzennej, pylony cenowe, dystrybutory paliw).

Naruszenie znaków PKN Orlen

Zastosowanie charakterystycznej szaro-czerwonej kombinacji kolorystycznej na elementach zabudowy stacji (pawilon, wiata myjni, pylon cenowy) przez podmiot trzeci Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za naruszenie praw ochronnych PKN Orlen do wskazanych wyżej znaków towarowych (sygn. akt: XXII GWzt 3/15). W konsekwencji sąd zakazał pozwanemu korzystania z kombinacji kolorów: czerwonego, szarego oraz białego dla oznaczania stacji paliw.

Ważne jest, że używane w związku z funkcjonowaniem konkurencyjnej stacji oznaczenie słowne, wskazujące wprost na właściciela stacji nie nawiązywało w żaden sposób do charakterystycznego i powszechnie znanego oznaczenia ORLEN, czy głowy orła.

Liczy się znajomość i rozpoznawalność

Sąd przyjął, że znaki pozycyjne charakteryzują się wysoką zdolnością odróżniającą. Została ona w głównej mierze wypracowana przez używanie znaków słownego (ORLEN) oraz graficznego (głowa orła) wraz z charakterystyczną kolorystyką, ale także przez konsekwentne ujednolicanie wyglądu stacji paliw. Charakterystyczna kolorystyka czerwono-szaro-biała jest zatem kojarzona przez klientów stacji paliw z PKN Orlen. Sąd oparł się w szczególności na wynikach badań opinii publicznej, które takie skojarzenia potwierdziły.

Użycie zaś odmiennego elementu słownego (TRANSOIL) na elementach stacji – zdaniem Sądu – nie usuwa ryzyka konfuzji. Klienci mogą uznać, że stacja paliw pozwanej spółki należy do sieci Orlen. Działania te mogą wpłynąć negatywnie na pozycję rynkową i postrzeganie PKN Orlen, który nie ma możliwości kontrolowania działalności stacji prowadzonej przez pozwaną.

Pasożytnicze wykorzystanie renomy

Niezależnie do tego takie działanie powinno być – zdaniem sądu – kwalifikowane jako pasożytnicze wykorzystanie cudzych nakładów pracy (inwestycji) przez naruszenie ustalonej pozycji rynkowej PKN Orlen (czyn nieuczciwej konkurencji).  Nastąpiło bowiem podszycie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Naśladowanie wyglądu stacji skutkuje przechwyceniem części klientów i możliwym ich przekonaniem o obniżeniu poziomu usług oraz jakości sprzedawanych towarów.

Co zaważyło?

Podstawą decyzji Sądu była – w moim przekonaniu – przede wszystkim renoma oraz pozycja rynkowa PKN Orlen, a także renoma jego głównych znaków: słownego oraz słowno-graficznego w postaci głowy orła. Używanie tych oznaczeń wraz z konkretną kolorystyką doprowadziło do tego, że kolorystyka sama w sobie również zaczęła być kojarzona przez relewantnych odbiorców właśnie z tym konkretnym przedsiębiorstwem. Istotna jest także konsekwencja w wyglądzie samych stacji paliw – niezależnie od miejsca wyglądają one tak samo, co utrwala skojarzenia tej kolorystyki ze stacjami paliw Orlen. Można zatem uznać, że użycie kolorystyki czerwono-szaro-białej w odniesieniu do stacji paliw jest objęte monopolem jednego przedsiębiorstwa. Słuszność rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego został potwierdzona przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt I ACa 640/15).

patenty własność przemysłowa

Terminy przedawnienia roszczeń twórcy o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku

29 sierpnia 2018

Dla każdego twórcy rozwiązań wynalazczych istotną kwestię stanowi możliwość pozyskania w przyszłości stosownego wynagrodzenia, które odzwierciedlałoby rzeczywiście poniesiony wkład pracy własnej w stworzenie innowacji. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia za każdym razem, gdy uprawnienia twórcy w zakresie stworzonego wynalazku są ustawowo ograniczane, nawet pomimo samodzielnego zrealizowania pomysłu wynalazczego. Przykładem takiego ograniczenia palety uprawnień twórców są tzw. wynalazki pracownicze, wobec których pracodawca może – pod pewnymi warunkami – uzyskać uprawnienia do zgłoszenia patentu.

Prawo do wynagrodzenia

Pomimo utraty przez twórcę prawa do zgłoszenia wynalazku w celu jego opatentowania (a co za tym idzie, jego dalszej komercjalizacji), nadal – zgodnie z art. 22 ust. 1 PWP[1] – przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku przez uprawnionego w ten sposób pracodawcę. I tak, zasady kształtowania wynagrodzenia mogą być formułowane przez strony umownie (np. w ramach umowy o pracę) albo bezpośrednio wynikać z art. 22 ust. 2 PWP, zgodnie z którym:

Jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Przysługujące twórcy wynagrodzenie może być mu wypłacone w całości bądź w części, przy czym – zgodnie z art. 22 ust. 4 PWP – całość wynagrodzenia (albo jego pierwszą część) wypłaca się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku przez pracodawcę. Pozostałe części wynagrodzenia powinny być z kolei wypłacane najpóźniej w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku, jednak w okresie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści przez pracodawcę.

Terminy przedawnienia świadczeń o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku

Jak więc kształtują się terminy przedawnienia roszczeń o świadczenia z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku? W tym zakresie zastosowanie znajdują przepisy ogólne kodeksu cywilnego, w tym niedawno znowelizowany art. 118 KC. Zgodnie z jego obecnym brzmieniem, termin przedawnienia roszczeń wynosi co do zasady 6 lat (przed nowelizacją, która weszła w życie 09.07.2018 r., był to okres 10-letni[2]), natomiast dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

Wobec brzmienia art. 118 KC in fine, w praktyce pojawiły się pewne problemy z ustaleniem charakteru świadczenia w postaci wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, które wypłacane jest twórcy częściami, a co za tym idzie z określeniem terminu jego przedawnienia.

Nad problemem tym pochylił się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 24.01.2018 r. -w sprawie o sygn. I PK 107/17 – wskazywał, że roszczenie twórcy o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku wypłacanego częściami, nie może być świadczeniem okresowym. Jak zaznaczył skład sędziowski w komentowanym wyroku, tego rodzaju świadczenia charakteryzują się tym, że i) ich przedmiotem są pieniądze lub rzeczy oznaczone rodzajowo, ii) są one przekazywane przez dłużnika drugiej stronie zobowiązania w regularnych odstępach czasu, w ramach jednego stosunku prawnego, iii) przy czym te jednorazowe świadczenia mają charakter samoistny, tzn. nie stanową części jednego, większego świadczenia.

Stąd też wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, które jest pokrywane częściami, nie jest świadczeniem okresowym w rozumieniu art. 118 in fine KC. Poszczególne, częściowe wpłaty dokonywane na rzecz twórcy składają się bowiem na określoną w sposób kompleksowy całość i są dokonywane na poczet jednego, większego świadczenia. Wobec tego świadczenie z art. 22 PWP przedawnia się z upływem 6 lat (warte przy tym odnotowania jest, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13.04.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw, do roszczeń powstałych i nieprzedawnionych w dniu wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy nowe).

Przypisy:

[1] Zgodnie z art. 22 ust. 1 PWP, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21.

[2] http://prawobiznesu.com/projektowane-zmiany-terminu-przedawnienia-roszczen/