własność przemysłowa znaki towarowe

Przedawnienie roszczeń o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku czynów o charakterze powtarzalnym lub ciągłym

12 lipca 2021

Wstęp

18 maja 2021 r., w sprawie pod sygn. akt III CZP 30/20,  Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził:

„Jeżeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia niepieniężnego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia, pięcioletni termin przedawnienia określony w art. 289 ust. 1 w związku z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (…)  biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło.”

Źródło sporu i wyrok Sądu I instancji

W niniejszej sprawie znany europejski producent samochodów (dalej jako: „Producent”) wystąpił przed polskim Sądem z powództwem przeciwko przedsiębiorcy, który bez jego zgody oferował i wprowadzał do obrotu na terytorium Polski samochodowe kratki wylotu powietrza – tzw. grille – opatrzone zarejestrowanym na rzecz Producenta znakiem towarowym unii europejskiej, przedstawiającym cztery nachodzące na siebie okręgi (dalej jako: „znak towarowy Producenta”).

W toku postępowania pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczeń niepieniężnych tj. roszczenia o nakazanie zaniechania używania znaku towarowego Powoda, roszczenia o wycofanie z obrotu produktów oznaczonych znakiem towarowym Producenta oraz roszczenia o zobowiązanie do publikacji wyroku. Zarzut został uznany za zasadny.

Kluczowe znaczenie dla takiego rozstrzygnięcia miał fakt, że pozwany prowadzi działalność od 1995  r., a co najmniej od 2001 r. wprowadza do obrotu atrapy grilli przeznaczone do samochodów osobowych, oznaczane znakiem towarowym Producenta.

Sąd I instancji uznał (co potem podważył Sąd Najwyższy – zob. poniżej), że w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy poprzez czyn ciągły, początek pięcioletniego biegu terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 289 ust. 1 zdanie drugie p.w.p.[1] (przepis dotyczy patentu lecz stosuje się go odpowiednio do znaków towarowych) biegnie od początkowego terminu rozpoczęcia naruszającej działalności.

Zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p. roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat (a tempore scientiae). Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swojego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu (a tempore facti).

Zatem – jak przyjął Sąd I instancji – skoro pozwany na kilkanaście lat przed wytoczeniem powództwa prowadził już działalność gospodarczą, której przedmiotem były części samochodowe oznaczane znakiem towarowym Producenta, to pięcioletni termin upłynął.

Podczas rozpoznawania apelacji pozwanego Sąd II instancji powziął wątpliwości co do poprawności rozstrzygnięcia Sądu I Instancji i przedstawił Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia.

Postanowienie Sądu Najwyższego

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 12.12.2019 r. (III CZP 47/19) Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na następujące zagadnienia:

  • ustawodawca celowo w art. 289 p.w.p. użył sformułowania „oddzielnie co do każdego naruszenia” – miał świadomość, że naruszenia praw własności przemysłowej są z reguły powtarzalne przez określony czas lub jednorazowe ze skutkami trwającymi kilka miesięcy lub lat,
  • przepisy o przedawnieniu ograniczając zagwarantowaną konstytucyjnie ochronę praw podmiotowych, nie powinny być wykładane rozszerzająco. Przemawia to za wyborem takiego wariantu interpretacyjnego art. 289 ust. 1 p.w.p., który w najmniejszym stopniu ogranicza skuteczne dochodzenie przez uprawnionego roszczeń z uwagi na zastosowanie instytucji przedawnienia,
  • przyjęcie rygorystycznego podejścia, że przedawnienie upływa zawsze z okresem 5 lat od rozpoczęcia działalności naruszającej, nie bacząc czy naruszenie jest długotrwałe, faktycznie, prowadziłoby do sytuacji, w której na rynku funkcjonowałoby wiele podmiotów korzystających z jednego prawa wyłącznego, bez jakiejkolwiek informacji w rejestrze. Prowadziłoby to do kolizji z funkcją znaku towarowego, wprowadzając odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, czemu uprawniony nie mógłby się przeciwstawić. 

Przedmiotowym postanowieniem zagadnienie zostało przedstawione do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

Uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy rozpoznając sprawę w składzie powiększonym stwierdził, że w przypadku czynów o charakterze ciągłym początek biegu terminu przedawnienia roszczeń niepieniężnych należy liczyć oddzielnie co do każdego naruszenia. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że za początek biegu przedawnienia nie można uznać rozpoczęcia działalności przez pozwanego.

Podsumowanie

Przyjęta przez Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów zasada rozstrzyga spory interpretacyjne w orzecznictwie i w doktrynie, co do oznaczania początku biegu 5-letniego terminu przedawnienia roszczeń niepieniężnych, wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej o charakterze powtarzalnym oraz ciągłym.

Termin należy liczyć od każdego kolejnego dnia, w którym dochodzi do naruszenia. W praktyce zatem jeśli naruszenie trwa w trakcie wytoczenia powództwa, zarzut przedawnienia nie będzie mógł być skutecznie podniesiony, skoro pięcioletni termin przedawnienia biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło. Kolejno stwierdzić trzeba, że choć uchwała dotyczy znaku towarowego unii europejskiej to zasada ta powinna znaleźć zastosowanie także w odniesieniu do sporów, których przedmiotem są krajowe znaki towarowe.

Autorem wpisu jest: Michał Czerwiński


[1] Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30.06.200r. tj. z dn. 20.01.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 324).

znaki towarowe

Od dziś wchodzą w życie nowe zalecenia dotyczące dowodów w postępowaniach odwoławczych w sprawach dotyczących znaków towarowych

Nowe zalecenia zostały wypracowane w ramach Programu Konwergencji przez urzędy krajowe ds. własności intelektualnej wraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i ujęte w dokumencie Wspólny Komunikat o Wspólnej Praktyce w odniesieniu do dowodów w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących znaku towarowego:…

30 czerwca 2021
nowe technologie prawa autorskie

Czy prawo własności intelektualnej jest gotowe na NFT?

Czym jest NFT? Od pewnego czasu coraz częściej można usłyszeć o NFT i krypto-sztuce, które podbijają Internet. Jednak jaki związek mają one z prawem własności intelektualnej? NFT, czyli „non-fungible token” to niewymienny token który jest wykorzystywany jako cyfrowy certyfikat zaświadczający, że coś co kupiliśmy,…

29 kwietnia 2021
prawa autorskie własność przemysłowa znaki towarowe

Znak towarowy nie dla Banksy’ego

W dniu 14.09.2020 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wydał decyzję, w której stwierdził, że dzieło sztuki Banksy’ego nie jest znakiem towarowym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i unieważnił znak powołując się na złą wiarę…

18 lutego 2021
prawa autorskie

Krótkie wyrażenia słowne mogą podlegać ochronie autorskiej

Jeden z najbardziej znanych polskich utworów – „Remedium”, wykonywany przez Marylę Rodowicz, powszechnie znany z pierwszych słów refrenu „wsiąść do pociągu byle jakiego” stał się powodem batalii sądowej. Przewoźnik kolejowy PKP Intercity użył fragmentu słów tego utworu, bez zgody autorki – Magdy Czapińskiej. W…

21 stycznia 2021
prawa autorskie

Czy nowa produkcja Netflixa – „Enola Holmes” narusza prawa autorskie?

Spadkobiercy autora Sherlocka Holmes’a występują na drogę sądową „Enola Holmes” to produkcja filmowa Netflixa, która we wrześniu 2020 r. została udostępniona na platformie streamingowej. Tytuł słusznie kojarzy się ze słynnym detektywem Sherlockiem Holmes’em, bowiem Enola ukazana jest jako jego młodsza siostra. Film powstał na…

14 grudnia 2020
ochrona danych osobowych

Kara 35 mln euro nałożona na H&M za naruszenie RODO

Komisarz ds. ochrony danych osobowych i wolności informacji w Hamburgu (the Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information) nałożył grzywnę w wysokości ponad 35 mln euro na szwedzką sieć odzieżową H&M (Hennes & Mauritz Online Shop A.B. & Co KG). Powodem nałożenia…

15 października 2020
aktualności

Własność przemysłowa: Sąd zakazuje oferowania i wprowadzania do obrotu produktu naruszającego wzór wspólnotowy naszego Klienta

Kancelaria RKKW wystąpiła w imieniu swojego Klienta z pozwem oraz wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń o nakazanie zaniechania naruszeń praw do wzoru wspólnotowego między innymi poprzez zakazanie oferowania i wprowadzania do obrotu produktu (kratka wzmacniająca podłoże).   We wniosku wskazywaliśmy, że pozwany przejął wszystkie istotne…

29 września 2020
aktualności

Nieuczciwa konkurencja: Sąd – w trybie zabezpieczenia – zakazuje byłym menadżerom korzystania z informacji przejętych od byłego pracodawcy

Nasz klient dochodzi roszczeń względem byłych menadżerów, którzy przejęli informacje poufne i wykorzystali je w założonej przez siebie konkurencyjnej spółce. Jednym z dochodzonych roszczeń jest zakazanie konkurencyjnej spółce oraz byłym pracownikom Klienta (którzy obecnie są członkami zarządu i wspólnikami pozwanej spółki) wykorzystywania oraz przekazywania…

24 września 2020
dobra osobiste nieuczciwa konkurencja nowe technologie ochrona danych osobowych patenty prawa autorskie prawo IT tajemnica przedsiębiorstwa własność przemysłowa wzory przemysłowe znaki towarowe

Powództwa szczególne (nowelizacja KPC)

W dziale regulującym postępowania w sprawach własności intelektualnej wprowadzono dwa rodzaje powództw szczególnych – powództwo wzajemne oraz powództwo o ustalenie, że podjęte czynności nie naruszają określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. A. Powództwo wzajemne Powództwo wzajemne nie jest instytucją…

5 sierpnia 2020
Prawo własności przemysłowej
dobra osobiste nieuczciwa konkurencja prawa autorskie tajemnica przedsiębiorstwa własność przemysłowa wzory przemysłowe znaki towarowe

Wezwanie do udzielenia informacji (nowelizacja KPC)

Wezwanie do udzielenia informacji nie jest nową instytucją – regulacje dotyczące tego środka zostały zawarte m. in. w art. 80 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w art. 2861 ustawy prawo własności przemysłowej. Uzasadniając umieszczenie tego środka w kodeksie postępowania cywilnego, ustawodawca…

29 lipca 2020
dobra niematerialne dobra osobiste patenty prawa autorskie własność przemysłowa wzory przemysłowe znaki towarowe

Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego (nowelizacja KPC)

Nowy środek procesowy Kolejnym środkiem procesowym wprowadzonym do postępowania cywilnego w ramach postępowania w sprawach własności intelektualnej jest „wyjawienie lub wydanie środka dowodowego”. Ma on na celu umożliwienie powodowi zdobycia wiedzy o faktach dotyczących naruszeń jego prawa, których samodzielnie uzyskanie w przestrzeni pozasądowej byłoby…

22 lipca 2020
dobra osobiste nieuczciwa konkurencja ochrona danych osobowych podatki prawa autorskie tajemnica przedsiębiorstwa własność przemysłowa wzory przemysłowe znaki towarowe

Zabezpieczenie środka dowodowego (nowelizacja KPC)

Nowy środek procesowy Przepisy dotyczące postępowania w sprawach własności intelektualnej wprowadziły nowy środek procesowy, określony jako „zabezpieczenie środków dowodowych”. Celem nowego środka dowodowego jest zapewnienie przyszłemu (lub aktualnemu) powodowi możliwości uzyskania informacji o faktach dotyczących naruszeń jego praw oraz pozyskanie, na potrzeby trwającego lub…

15 lipca 2020
informacja publiczna
dobra osobiste nieuczciwa konkurencja ochrona danych osobowych patenty prawa autorskie prawo IT tajemnica przedsiębiorstwa własność przemysłowa wzory przemysłowe znaki towarowe

Obowiązkowe zastępstwo procesowe w sprawach IP (nowelizacja KPC)

Od 1 lipca 2020 r. w postępowaniach z prawa własności intelektualnej obowiązkowe jest zastępstwo procesowe stron przez profesjonalnych pełnomocników – adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych. Obowiązkowe zastępstwo procesowe stało się zasadą, od której ustawodawca przewidział dwa wyjątki. Pierwszy wyjątek uzależniony jest od wartości…

8 lipca 2020
dobra osobiste nieuczciwa konkurencja patenty prawa autorskie prawo IT prawo konkurencji własność przemysłowa wzory przemysłowe znaki towarowe

Powołanie wyspecjalizowanych sądów (nowelizacja KPC)

W dniu dzisiejszym, tj. 1 lipca 2020 r., wchodzą w życie przepisy nowelizujące KPC, wprowadzające przepisy o postępowaniu z zakresu własności intelektualnej. W ostatnim wpisie przybliżyliśmy Państwu definicję „sprawy własności intelektualnej” oraz objaśniliśmy czym zajmować się będą nowe sądy własności intelektualnej. Kontynuując wątek nowelizacji,…

1 lipca 2020
dobra niematerialne nieuczciwa konkurencja patenty prawa autorskie prawo IT tajemnica przedsiębiorstwa własność przemysłowa

Sprawa z zakresu własności intelektualnej (nowelizacja KPC)

W dniu 1 lipca 2020 r. wchodzą w życie zmiany kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzające nowy rodzaj postępowań – Postępowania w sprawach własności intelektualnej. Na mocy nowelizacji wprowadzono definicję sprawy własności intelektualnej. Będą należały do nich sprawy o: ochronę praw autorskich i pokrewnych, ochronę praw…

24 czerwca 2020
aktualności

Mecenas Aneta Pankowska wyróżniona w prestiżowym rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2020 w dziedzinie Intellectual Property (IP)…

23 kwietnia 2020
własność przemysłowa znaki towarowe

Coronavirus na wyłączność?

Pandemia koronawirusa ma coraz większy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, zmieniając kolejne aspekty codziennego życia. Jak się okazuje, przed pandemią nie uchroniło się nawet prawo znaków towarowych. Problem dotyczący zgłoszeń znaków towarowych nawiązujących do epidemii zauważono m.in. w Chinach. Dla wskazania skali problemu warto…

27 marca 2020
własność przemysłowa wzory przemysłowe znaki towarowe

Koronawirus – EUIPO powołuje się na „klęskę żywiołową” i wydłuża terminy dla stron

AKTUALIZACJA INFORMACJI na dzień 30.04.2020 r.: Decyzją z dnia 29 kwietnia 2020 r. EUIPO ponownie wydłużyło terminy do dnia 18 maja 2020 r. Wobec obecnej sytuacji związanej z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 urzędy ds. własności intelektualnej, tak jak większość instytucji…

18 marca 2020
znaki towarowe

Brexit a unijne znaki towarowe

W dniu 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Warunki wystąpienia zostały uregulowane w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 2019/C 381 I/01 (dalej: Umowa o wystąpieniu). Jednocześnie ustalony został…

2 marca 2020
patenty własność przemysłowa

Jak unieważnić patent? Nowe zasady

Od 27 lutego 2020 r. podmiot składający wniosek o unieważnienie patentu w Urzędzie Patentowym RP nie będzie musiał wykazywać istnienia interesu prawnego. Z kolei uprawniony, w przypadku zakwestionowania ważności przysługującego mu prawa, będzie mógł ubiegać się o ograniczenie patentu. Rezygnacja z obowiązku wykazania interesu…

24 stycznia 2020
REDAKCJA