Browsing Tag

znak towarowy

własność przemysłowa znaki towarowe

Wyrok TSUE: Amazon nie narusza prawa do znaku jeśli nie wie o naruszającym charakterze towarów oferowanych na „Amazon – Marketplace”

24 kwietnia 2020

W wyroku z dnia 02.04.2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sprawie Coty v. Amazon (C-567/18; link do wyroku), odpowiadając na pytanie prejudycjalne skierowane przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości, uznał że:

podmiot, który składuje dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego, ale nie wie o tym naruszeniu, nie może być uznany za podmiot, który magazynuje towary w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu. Nie narusza zatem prawa do znaku towarowego.

Stan sprawy

Przeciwko Amazon wystąpiła spółka Coty – dystrybutor perfum posiadający licencję na znak towarowy „DAVIDOFF”. Sprawa dotyczyła usługi „Amazon-Marketplace”. Na stronie tej osoby trzecie – użytkownicy portalu – mogą oferować towary. Dodatkowo sprzedawcy mogą skorzystać z programu „Realizacja przez Amazon”, w ramach którego towary są składowane przez Amazon.

Coty, przed niemieckim sądem, domagała się od jednego z podmiotów, oferujących perfumy „DAVIDOFF” na portalu Amazon, zaprzestania sprzedaży towarów, co do których prawo do znaku towarowego nie zostało jeszcze wyczerpane. Ponadto Coty podnosiła, że poprzez magazynowanie towarów, naruszających prawa do znaku towarowego, również Amazon narusza znaki towarowe. Na tej podstawie Coty domagała się, aby zakazać Amazon „magazynowania lub wysyłki bądź powodowania magazynowania lub wysyłki”.

Wyrok TSUE

Sprawa dotyczyła oceny,  czy Amazon „używa” znaku towarowego  „DAVIDOFF” w obrocie gospodarczym w rozumieniu art. 9 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia 2017/1001.

TSUE, odnosząc się do tej kwestii, odwołał się do istniejących już w orzecznictwie twierdzeń, że zwykłe rozumienie wyrażenia „używanie” wskazuje na czynne zachowanie i bezpośrednie lub pośrednie kierowanie czynnością. Natomiast Amazon jest jedynie administratorem platformy handlu elektronicznego, a używanie znaków towarowych jest dokonywane przez korzystających z serwisu sprzedawców – to oni kierują czynnością sprzedaży.

Samo stworzenie warunków technicznych niezbędnych do używania oznaczenia i pobieranie od tej usługi opłat nie oznacza, że podmiot świadczący taką usługę sam oznaczenia używa.

Aby magazynowanie towarów mogło być kwalifikowane jako używanie, musiałoby być prowadzone w celu oferowania towarów lub ich wprowadzania do obrotu przez samego składującego. Amazon natomiast jedynie udostępnia platformę dla sprzedawców, którzy są wyłącznymi oferującymi lub wprowadzającymi do obrotu.

W konsekwencji TSUE stwierdził, że Amazon nie używa oznaczenia w obrocie gospodarczym. Jego działania zatem nie mogą prowadzić do naruszenia prawa do znaku towarowego.

znaki towarowe

Brexit a unijne znaki towarowe

2 marca 2020

W dniu 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Warunki wystąpienia zostały uregulowane w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 2019/C 381 I/01 (dalej: Umowa o wystąpieniu). Jednocześnie ustalony został okres przejściowy, w którym co do zasady nadal zastosowanie ma prawo Unii Europejskiej, w tym regulacje odnoszące się do unijnych znaków towarowych. Okres przejściowy zakończy się w dniu 31 grudnia 2020 r.

Czy Brexit będzie mieć wpływ na unijne znaki towarowe?

Unijne znaki towarowe, zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: EUIPO) są ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Do tej pory podmioty uprawnione do takich znaków miały wyłączne prawo do ich używania na terytorium 28 państw. Poniżej odpowiemy na pytanie, czy wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmieni zakres praw przysługujących właścicielom unijnych znaków towarowych.

Co stanie się z unijnymi znakami towarowymi po 31 grudnia 2020 r.?

W Umowie o wystąpieniu odmiennie uregulowano kwestię znaków towarowych, które w dniu 31 grudnia 2020 r. będą posiadać status znaków zarejestrowanych przez EUIPO, od znaków towarowych, które w tej dacie znajdować się będą w fazie zgłoszenia. O ile prawa do tych pierwszych zostaną automatycznie rozszerzone na terytorium Wielkiej Brytanii, o tyle rozszerzenie ochrony zgłoszeń będzie wymagać od Uprawnionych dodatkowych działań.

Co z prawami zarejestrowanymi do dnia 31 grudnia 2020 r.?

Znaki towarowe, które zostaną zarejestrowane przez EUIPO do dnia 31 grudnia 2020 r. zostaną automatycznie wpisane do rejestru brytyjskich znaków towarowych.

Wskutek powyższego, podmiot który do dnia 31 grudnia 2020 r. był uprawniony do unijnego znaku towarowego, stanie się właścicielem dwóch praw – prawa do unijnego znaku ważnego w 27 krajach Unii Europejskiej oraz krajowego prawa ważnego na terytorium Wielkiej Brytanii.

Prawo do znaku towarowego, które powstanie w ten sposób na terytorium Wielkiej Brytanii, będzie tożsame z prawem do unijnego znaku towarowego – zarejestrowane będą te same oznaczenia, dla tych samych towarów i usług. W rejestrze znaków towarowych Wielkiej Brytanii będzie widnieć data zgłoszenia lub data pierwszeństwa znaku unijnego.

Czy automatyczne przyznanie prawa krajowego na terytorium Wielkiej Brytanii wiąże się z dodatkowymi opłatami?

Automatyczne rozszerzenie ochrony unijnego znaku towarowego na terytorium Wielkiej Brytanii będzie dokonywane nieodpłatnie.

Co jeśli nie jestem zainteresowany utrzymywaniem ochrony prawa krajowego na terytorium Wielkiej Brytanii?

Podmiotom, które nie będą zainteresowane utrzymywaniem ochrony prawa krajowego, które zostało automatycznie rozszerzone na terytorium Wielkiej Brytanii, przysługiwać będzie możliwość zrzeczenia się tych praw zgodnie z procedurą obowiązującą na podstawie prawa brytyjskiego.

Co stanie się ze zgłoszeniami unijnych znaków towarowych?

Zgłoszenia unijnych znaków towarowych nie zostaną automatyczne przepisane do rejestru brytyjskich znaków towarowych. Jeśli zgłaszający unijny znak towarowy będzie zainteresowany uzyskaniem ochrony dla tego znaku na terytorium Wielkiej Brytanii, przysługiwać mu będzie prawo do dokonania zgłoszenia takiego znaku w Wielkiej Brytanii w ciągu 9 miesięcy od zakończenia okresu przejściowego. Zgłaszając znak w tym terminie Uprawniony zyska taką samą datę wpływu i datę pierwszeństwa, jak odpowiadające mu zgłoszenie w EUIPO.

Jednak dalsza procedura zgłoszenia takiego znaku towarowego będzie się toczyć na podstawie brytyjskich przepisów. Będzie się to wiązać z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat oraz ustanowienia miejscowego pełnomocnika.

Jaki skutek będzie mieć Brexit dla właścicieli unijnych znaków towarowych?

Posiadanie zarejestrowanego unijnego znaku towarowego oraz krajowego znaku towarowego zarejestrowanego na terytorium Wielkiej Brytanii będzie wiązać się z dodatkowymi obowiązkami po stronie ich właścicieli.  

Przede wszystkim właściciele takich znaków będą musieli dokonywać oddzielnych przedłużeń praw ochronnych, a co za tym idzie, uiszczać oddzielne opłaty za przedłużenie zarówno na konto EUIPO jak i na konto brytyjskiego urzędu.

Jak już zostało wskazane powyżej, w przypadku wniosku o rozszerzenie zgłoszenia unijnego znaku towarowego na terytorium Wielkiej Brytanii, zaistnieje obowiązek ustanowienia miejscowego pełnomocnika.

Po upływie 3 lat od zakończenia okresu przejściowego, po stronie właścicieli znaków automatycznie wpisanych do brytyjskiego rejestru, powstanie obowiązek posiadania adresu do korespondencji w Wielkiej Brytanii, co w zdecydowanej większości przypadków będzie się wiązać z koniecznością ustanowienia miejscowego pełnomocnika.

Nasze rekomendacje

Mając na uwadze powyżej opisane zmiany zalecamy, aby podmioty zainteresowane ochroną znaków towarowych przeprowadziły audyt przysługujących im praw. Wcześniejsze sprawdzenie statusu unijnych znaków towarowych bądź ich zgłoszeń oraz analiza zasadności utrzymywania bądź rozszerzania ochrony na terytorium Wielkiej Brytanii pozwoli uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji, które mogą pojawić się na skutek Brexitu.

własność przemysłowa znaki towarowe

Red Bull utracił znak towarowy w postaci zestawienia kolorów

14 stycznia 2020

Red Bull utracił znak towarowy w postaci zestawienia kolorów srebrnego i niebieskiego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 29 lipca 2019 r. (C-124/18) uznał, że znak towarowy utworzony przez kombinację kolorów powinien być opatrzony dokładną dyspozycją z góry określającą stałe połączenie tych kolorów. Ani znak:

należący do spółki Red Bull GmbH ani jego opis nie precyzują w sposób wystarczający sposobu i proporcji połączenia kolorów.

Stan faktyczny

W 2002 r. Red Bull GmbH zgłosił do rejestracji znak towarowy:

który opisał jako „kolory niebieski (RAL 5002) i srebrny (RAL 9006). Proporcja kolorów wynosi około 50%–50%”. Znak zgłoszono i zarejestrowano do oznaczania napojów energetycznych.

W 2010 r. Red Bull zgłosił i zarejestrował w EUIPO drugi znak towarowy, taki sam jak pierwszy znak (z 2002 r.) z tą zmianą, że tym razem doprecyzował, w opisie znaku, że „oba kolory będą stosowane w równych proporcjach oraz zostaną zestawione”.

W odniesieniu do obydwu znaków spółka Optimum Mark złożyła w EUIPO wnioski o unieważnienie. Zarzuciła, że przedstawienie graficzne znaku starszego nie zawiera dokładnych dyspozycji dotyczących określonego sposobu łączenia kolorów, a znak towarowy dopuszcza różne kombinacje, co może powodować poczucie niepewności u konsumenta. W odniesieniu do drugiego znaku wskazała zaś, że opis znaku nie wskazuje konkretnie na sposób zestawienia obu kolorów co sprawia, że opis nie jest „kompletny, jasny i precyzyjny sam w sobie”.

W 2013 r. Wydział Unieważnień EUIPO unieważnił prawa do obu zaskarżonych znaków towarowych Red Bull’a. Wskazano, że nie były one wystarczająco precyzyjne i dopuszczały różne kombinacje, co mogło wpływać na niepewność u konsumenta.

Wyrok TSUE

Red Bull wniósł skargi od tych decyzji do Sądu EU, a następnie do TSUE. Główny zarzut merytoryczny dotyczył naruszenia rozporządzenia nr 207/2009 przez stwierdzenie, że przedstawieniu graficznemu znaku towarowego zawsze powinien towarzyszyć dokładny opis rozmieszczenia kolorów w przestrzeni, z którym to twierdzeniem Red Bull się nie zgadzał.

Trybunał oddalił skargę jako bezzasadną. Odnosząc się do zarzutów Red Bull’a, wskazał w szczególności, że aby zarejestrować znak towarowy należy przedstawić go zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 207/2009, a więc w taki sposób, by jasno i dokładnie określić przedmiot i zakres żądanej ochrony. Znak i  jego opis nie mogą wzbudzać wątpliwości co do przedmiotu i zakresu ochrony.

W orzeczeniu przywołano także tezę z wyroku Heidelberger Bauchemie (C-49/02) stanowiącą, że przedstawienie graficzne dwóch lub więcej kolorów bez konturów i w sposób abstrakcyjny powinno być opatrzone dokładnymi dyspozycjami określającymi stały i określony z góry sposób połączenia tych kolorów. Odnosząc się do grafiki zaproponowanej przez Red Bull’a Trybunał stwierdził, że zestawienie dwóch kolorów bez doprecyzowania ich formy lub konturów w połączeniu z jedynie ogólnym stwierdzeniem, że mogą pojawić się one we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach, nie spełnia przesłanek dokładności w myśl rozporządzenia nr 207/2009. Możliwa jest w tym przypadku wielość kombinacji i zestawień, których zapamiętanie przez konsumenta, w takim stopniu, by ponownie dokonywał zakupu z pełnym przekonaniem o pochodzeniu towaru, byłoby niemożliwe.

Podsumowanie

Wyrok wpisuje się w ugruntowaną linię orzeczniczą Trybunału. Znak towarowy musi posiadać cechę jednolitości tzn. musi być możliwy do objęcia jednym aktem poznawczym, bez konieczności dokonywania szczegółowej analizy.

podatki znaki towarowe

Opłaty za znak towarowy jako koszt uzyskania przychodu

6 sierpnia 2019
koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.01.2019 r., podmiot korzystający ze znaku towarowego, który przekłada się na uzyskanie przez nią przewagi konkurencyjnej, a w efekcie na wzrost jej zysków, ma prawo ująć poniesione z tego tytułu opłaty jako koszt uzyskania przychodu.

W przedmiotowej sprawie spółka X zawarła umowę licencyjną ze szwedzką spółką Z. Na mocy umowy X została uprawniona do korzystania z modelu biznesowego Z. Możliwość korzystania z modelu biznesowego obejmowała także wykorzystywanie wartości intelektualnych wchodzących w skład modelu biznesowego, w tym znaku towarowego.

Korzystanie z modelu biznesowego przełożyło się na zyski osiągane przez X. Z drugiej strony X ponosiła koszty związane z opłatą za możliwość korzystania z modelu biznesowego Z. Spółka X zawnioskowała więc o uznanie opłat za korzystanie z modelu biznesowego za koszt uzyskania przychodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przychylił się do argumentacji spółki X. Tym samym Dyrektor KIS uznał, że opłata za korzystanie z modelu biznesowego będzie stanowiła w przedmiotowej sprawie koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15 ustawy o CIT: „kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”.

Wykorzystywanie modelu biznesowego na potrzeby prowadzonej przez X działalności gospodarczej zdecydowanie miało przełożenie na zyski osiągane przez spółkę X. Nie było także wątpliwości co do związku między opłatami ponoszonymi z tytułu korzystania z modelu biznesowego a działalnością spółki. Zgodnie z linią orzeczniczą „możliwe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów zarówno wydatków, które bezpośrednio można powiązać z przychodem, jak i wydatków, które można powiązać z przychodem pośrednio, nawet jeżeli przychód z przyczyn obiektywnych nie został osiągnięty”.[1]

[1] Witold Modzelewski (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyd. 14, Warszawa 2019

 

znaki towarowe

Przestrzenny znak KitKat a wtórna zdolność odróżniająca

17 czerwca 2019

Wtórna zdolność odróżniająca polega na tym, że znak nabywa charakter odróżniający jeszcze przed zgłoszeniem go do rejestracji jako znak towarowy. Jeśli taki charakter zostanie wykazany w postępowaniu zgłoszeniowym przed urzędem (Urzędem Patentowym RP lub Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), przeszkody w rejestracji nie może stanowić fakt, że taki znak jest oznaczeniem prostym (nieposiadającym samoistnego charakteru odróżniającego), opisowym, składającym się z wyrażeń języka potocznego lub elementów zwyczajowo używanych w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001).

Wtórną zdolność odróżniającą nabywają te oznaczenia, których towary lub usługi są kojarzone przez konsumentów z konkretnym przedsiębiorcą. Wysoka rozpoznawalność oznaczenia powstaje zazwyczaj dzięki skutecznym działaniom marketingowym oraz dobrze zorganizowanym sieciom dystrybucji towarów i usług sygnowanych oznaczeniem.

Gdy już znajomość oznaczenia wśród konsumentów jest powszechna, wymogi dla jego rejestracji są złagodzone. Dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność oparli na znaku prostym, opisowym, zawierającym wyrażenia potoczne lub elementy zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach rynkowych, wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej może się okazać jedyną drogą do przeprowadzenia skutecznej rejestracji.

Pozostaje kwestia tego jak wykazać wtórną zdolność odróżniającą oznaczenia. Jako że ani przepisy polskie, ani europejskie nie wymieniają, jakiego rodzaju dowody powinien przestawić zgłaszający, odpowiedzi trzeba szukać w orzecznictwie. I tak przywołać należy, między innymi, zeszłoroczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Orzeczenie to zostało wydane w sprawie przestrzennego znaku towarowego Unii Europejskiej KitKat[1].

Kitkat

EUTM-002632529

Cadbury Schweppes plc (obecnie Mondelez UK Holdings & Services Ltd.; dalej: „Mondelez”) wniosła do EUIPO o unieważnienie rejestracji przestrzennego znaku KitKat. Mondelez wskazywała, że znak KitKat ten nie ma charakteru odróżniającego. Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła jednak ten wniosek. Urząd stwierdził, że, pomimo braku samoistnego charakteru odróżniającego, należący do Société des produits Nestlé SA (dalej: „Nestle”) znak towarowy KitKat, uzyskał wtórną zdolność odróżniającą w następstwie używania go w Unii. Decyzja o jego zarejestrowaniu była zatem prawidłowa.

Od decyzji EUIPO, Mondelez wniosła skargę do Sądu I Instancji. W wyniku niej, Sąd I Instancji przychylił się do stanowiska Mondelez. Zdaniem składu rozstrzygającego EUIPO błędnie przyjęło, że uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej na terenie całej Unii zostało przez Nestle wykazane, w sytuacji, w której zostało wykazane tylko dla części państw.

Sprawa ostatecznie trafiła do TSUE, który w wyroku stwierdził, że:

w przypadku znaku towarowego, który nie posiada samoistnego charakteru odróżniającego w całej Unii, uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania tego znaku należy wykazać na całym jej terytorium, a nie jedynie w znacznej lub większej części terytorium Unii.

Zdaniem TSUE nie jest wystarczające, by uprawniony do oznaczenia nieposiadającego samoistnego charakteru odróżniającego (takiego jak znak KitKat) ograniczył się do przedstawienia dowodu uzyskania zdolności odróżniającej tylko dla niektórych czy nawet większości państw członkowskich UE. Nestle dostarczyła dowody na posiadanie charakteru odróżniającego dla 10 z 15 państw (w momencie zgłoszenia znaku Kit Kat, tj. w 2002 r., Unia Europejska liczyła 15 członków). TSUE uznało działania Nestle za niewystarczające dla stwierdzenia wtórnej zdolności odróżniającej dla znaku KitKat.

Na marginesie należy podkreślić, że analogicznie dla krajowej rejestracji znaku towarowego, nabycie wtórnej zdolności odróżniającej musi być wykazane dla całego terytorium państwa[2].

Podsumowując –  wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej nie jest łatwe. Nawet dla  znanego wszystkim kształtu batonika KitKat okazało się to zadaniem zbyt trudnym. Z pomocą powinno przyjść orzecznictwo określające wymogi dla nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Jednak ani powołany w niniejszym artykule wyrok, ani inne orzeczenia nie regulują tych kwestii wystarczająco szczegółowo. Przedsiębiorcom pozostaje próbować i sprawdzać system na własnej skórze, a prawnikom czekać na dalsze, pełniejsze rozstrzygnięcia…

[1] Wyrok TSUE z dnia z dnia 25 lipca 2018 r. w połączonych sprawach C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P.

[2] Instytucję wtórnej zdolności odróżniającej w polskim PWP, reguluje art. 130, zgodnie z którym: „Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu”.