Browsing Tag

znak towarowy

znaki towarowe

O wysokości opłat za ochronę wspólnych znaków towarowych decydują podmioty uprawnione do używania

13 września 2018
znak wspólny

Wyrokiem z dnia 30.05.2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych stwierdził nieważność uchwały, podjętej przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. „w sprawie zryczałtowanej stawki za ochronę znaków towarowych”. Wyrok jest prawomocny.

Znak wspólny – rejestracja i jego dalsze losy.

Sprawa jest ciekawa, a kontekst sporu wiąże się z rozpoznawalnym znakiem wspólnym, zarejestrowanym jeszcze w latach 80-tych poprzedniego wieku. Ochrona na znak wspólny została udzielona Zrzeszeniu przedsiębiorstw państwowych z branży zielarskiej pod rządami ustawy z 23 marca 1963 r. o znakach towarowych.

Znak używany był przez wiele lat przez wszystkie przedsiębiorstwa państwowe skupione w ww. Zrzeszeniu, dzięki czemu zyskał bardzo dużą rozpoznawalność wśród polskich odbiorców. Znak ten do dziś wywołuje pozytywne skojarzenia z oferowanymi pod nim towarami.

W roku 1989 zrzeszenia – jako twory specyficzne dla prawa obowiązującego w PRL – uległy likwidacji na mocy ustawy z dnia 24.02.1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Wobec faktu, że: i) w rejestrze prowadzonym dla znaku wspólnego jako uprawnionego wskazano Zrzeszenie, a ii) Urzędowi Patentowemu nieznana wówczas była praktyka wpisywania do rejestru kilku uprawnionych (np. przedsiębiorstw państwowych), powstał problem, jak dalej chronić znak wspólny, tak aby przedsiębiorstwa państwowe skupione w Zrzeszeniu nadal mogły go używać na zasadzie wyłączności.

Pojawił się pomysł, aby założyć spółkę z.o.o. i jej powierzyć prawa z rejestracji. Tak też się stało – w założeniu spółki uczestniczyły wszystkie przedsiębiorstwa państwowe, a Urząd Patentowy wpisał tę spółkę z o.o. jako podmiot prawa z rejestracji. W umowie spółki z o.o. nie znalazły się jednak żadne postanowienia dotyczące podejmowania decyzji w sprawach znaku. Wspólnicy po prostu osiągali porozumienie w tej sprawie w drodze kompromisów. Stan ten trwał przez wiele lat.

Zmiany własnościowe doprowadziły do konfliktów w spółce z o.o. – tło postępowania.

Z biegiem lat przedsiębiorstwa państwowe zniknęły, a w ich miejsce pojawiły się spółki handlowe (coraz silniej ze sobą konkurujące).  W kolejnych latach spółka z o.o. uzyskała w swoim imieniu (ale na rzecz swoich wspólników) kolejne rejestracje oznaczenia – dla nowych towarów i na kolejnych terytoriach. Po kilkunastu latach funkcjonowania spółki z o.o. doszło także w jej ramach do przekształceń własnościowych – jeden ze wspólników uzyskał większość kapitałową. Wtedy też pojawiła się pokusa, aby – wraz z kontrolą nad spółką z o.o. – przejąć również kontrolę decyzyjną w sprawach wspólnych znaków towarowych.

Zaskarżona uchwała zobowiązywała wspólników do wnoszenia opłat na rzecz spółki z o.o. Uchwała ta została podjęta przy tym wyłącznie głosami wspólnika większościowego, przy sprzeciwie pozostałych wspólników. Mniejszościowi wspólnicy argumentowali, że materia ta należy do materii umownej, tj. musi zyskać aprobatę wszystkich wspólników. Nie może być zatem narzucona głosami większościowego wspólnika. Spór miał przy tym swój istotny kontekst – część opłat wnoszonych do spółki na ochronę znaków była de facto przeznaczana na … finansowanie sporów właśnie z mniejszościowymi wspólnikami (rzekomo w celu ochrony znaku wspólnego).

Orzeczenie Sądu Okręgowego.

Sąd przyznał rację wspólnikom mniejszościowym (jednego z nich reprezentowała Kancelaria RKKW). Wskazał, że umowa spółki nie nakłada na wspólników jakichkolwiek zobowiązań wobec spółki. Brak takiego postanowienia w umowie spółki z o.o. wyłącza możliwość skutecznego nakładania jakichkolwiek zobowiązań w drodze uchwały zgromadzenia wspólników (art. 159 k.s.h. w związku z art. 151 § 1 k.s.h.). Oczywiście mogą oni zawierać umowy i dobrowolnie spełniać świadczenia na rzecz spółki z o.o. Jednak w braku porozumienia spółka, głosami większości, nie może w sposób ważny postanowić o nałożeniu na wspólników nieprzewidzianych w umowie spółki obowiązków. Potrzeby podjęcia w tej mierze uchwały nie może uzasadniać np. (realna lub jedynie deklarowana) konieczność finansowania działalności spółki z o.o. dla zapewnienia jej możliwości realizacji założonego celu gospodarczego.

własność przemysłowa znaki towarowe

Czerwona podeszwa może być znakiem towarowym

11 lipca 2018
louboutin

Stan faktyczny

Cechą charakterystyczną produktów, sygnowanych nazwiskiem Louboutina, są słynne „czerwone podeszwy”. Rozpoznawalny niemal na całym świecie czerwony kolor (Pantone 18-1663TP) naniesiony na zewnętrzną podeszwę buta, zgłoszony został w grudniu 2009 r. przez projektanta – Christiana Louboutina – w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu jako znak towarowy Beneluksu. Znak zarejestrowany został w styczniu 2010 r. pod nr 0874489 dla towarów z klasy 25: „obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)”. W roku 2013 Louboutin ograniczył wyżej wskazany zakres ochrony znaku towarowego do „obuwia na wysokich obcasach (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)”.

louboutin

W roku 2012 niderlandzka spółka Van Haren wprowadziła do obrotu obuwie na wysokich obcasach. Na podeszwy obuwia wytworzonego przez Van Haren naniesiono kolor czerwony.

W związku z powyższym w roku 2013 Christian Louboutin pozwał Spółkę Van Haren o naruszenie prawa do zarejestrowanego przez niego znaku towarowego. Niderlandzki Sąd I instancji przychylił się do żądania Louboutina i – wydając wyrok zaoczny – uwzględnił je w części. Spółka Van Haren zaskarżyła wydany wyrok, wnosząc o unieważnienie praw do znaku towarowego „czerwonej podeszwy” na podstawie art. 3 ust 1 lit. e) ppkt (iii) Dyrektywy [2008/95]. Zgodnie z tym przepisem, nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały zarejestrowane mogą zostać uznane za nieważne oznaczenia, które składałyby się wyłącznie z kształtu zwiększającego wartość towarów. Co ciekawe, argumentację spółki Van Haren podzielił m.in. rzecznik generalny Maciej Szpunar.

Wyrok TSUE

Wobec powyższego sporu, niderlandzki sąd wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującym pytaniem prejudycjalnym:

Czy pojęcie »kształtu« w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy [2008/95] (w wersjach językowych niemieckiej, angielskiej i francuskiej [tej dyrektywy], odpowiednio: Form, shape i forme) jest ograniczone do trójwymiarowych cech towaru, takich jak (przedstawione trójwymiarowo) kontury, rozmiar i objętość towaru, czy też przepis ten dotyczy także innych (niż trójwymiarowe) cech towaru, takich jak kolor?

TSUE w odpowiedzi na zadane pytanie, dopuścił zarejestrowanie spornego oznaczenia jako znaku towarowego i zważył, że „w przypadku czerwonej podeszwy Louboutina znak towarowy nie dotyczy szczególnego kształtu podeszwy butów na wysokich obcasach, ponieważ w opisie tego znaku towarowego wyraźnie wskazano, że kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie przedstawieniu umiejscowienia czerwonego koloru wskazanego w zgłoszeniu do rejestracji”.

Do sprawy nie znajduje zatem zastosowania ww. art. 3 ust 1 lit. e) ppkt. (iii) Dyrektywy. Podstawowym elementem ochrony wynikającej z prawa do znaku towarowego jest w przypadku opisywanej sprawy sprecyzowany kolor umieszczony na zewnętrznej podeszwie obuwia, a nie kształt, który jedynie wskazuje umiejscowienie czerwonego koloru.

nieuczciwe praktyki rynkowe ochrona konsumentów własność przemysłowa znaki towarowe

Równoległe paski na butach tylko dla Adidasa

19 czerwca 2018
znaki renomowane

Renomowanym znakom towarowym, jako oznaczeniom powszechnie znanym i cieszącym się dobrą opinią wśród konsumentów na całym świecie, zapewnia się wyższy poziom ochrony prawnej. Przekonała się o tym spółka Shoe Branding Europe BVBA, której odmówiono rejestracji unijnych znaków towarowych w odniesieniu do obuwia oraz obuwia ochronnego, wykorzystującego motyw dwóch równoległych pasków.

Stan faktyczny

Wspomniana spółka, Shoe Branding Europe BVBA, w dniach 01.07.2009 r. oraz 08.12.2011 r. złożyła przed EUIPO (wcześniej: OHIM) wnioski o rejestrację dwóch unijnych znaków towarowych odpowiednio dla „obuwia” i „obuwia ochronnego”.

shoe branding europe

Zgłoszenia te zostały następnie opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych, prowadzonym przez EUIPO, w dniu 14.06.2010 r. oraz 26.03.2012 r. Dzięki temu osoby trzecie mogły zapoznać się ze zgłoszeniami.

Informacje o planowanej rejestracji obu ww. oznaczeń powzięła między innymi niemiecka spółka adidas AG – światowy i powszechnie znany potentat rynku obuwniczego. Adidas, w roli interwenienta ubocznego, zgłosił stosowne w tym zakresie sprzeciwy – odpowiednio w dniach: 13.09.2010 r. oraz 29.05.2012 r.

Oba ww. sprzeciwy, wobec oznaczeń Shoe Branding Europe, zostały oparte między innymi na wcześniej zarejestrowanym unijnym znaku towarowym, składającym się z trzech równoległych pasków o tej samej szerokości umieszczonych na zewnętrznej powierzchni buta.

Zdaniem EUIPO istniało ryzyko, że właściwy krąg odbiorców (nabywców obuwia) dostrzeże związek między kolidującymi ze sobą znakami, wobec czego używanie zgłoszonych przez Shoe Branding Europe oznaczeń powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego unijnego znaku, zarejestrowanego na rzecz adidas.

Decyzje te zostały przez Shoe Branding Europe zaskarżone, jako sprzeczne z przepisami rozporządzeń unijnych, co powinno przesądzać o ich nieważności.

Wyrok Sądu Unii Europejskiej

Wyrokiem z dnia 01.03.2018 r. Sąd Unii Europejskiej, rozpoznający ww. skargi Shoe Branding Europe, utrzymał obie decyzje EUIPO w mocy (sprawy połączone: T-629/16 i T-85/16). Zdaniem Sądu, argumentacja Urzędu ds. Własności Intelektualnej w całości zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd zaznaczył, że w trakcie postępowania przed EUIPO adidas dostarczył wystarczających dowodów do przyjęcia renomy znaku wcześniejszego. Niemiecka spółka przedstawiła między innymi wyniki z sondaży opinii publicznej, przeprowadzonych w trzynastu krajach Unii Europejskiej, które wskazywały na dużą znajomość znaku towarowego w postaci trzech równoległych pasków umieszczanych na butach wśród konsumentów. Sąd za istotne dla rozstrzygnięcia sprawy przyjął także dowody z orzeczeń krajowych, w których sądy powszechne stwierdzały istnienie renomy wcześniejszego znaku towarowego, jak również dane dotyczące wysokości obrotów oraz nakładów na marketing i promocję oznaczenia adidas. Na tej podstawie Sąd uznał, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą wśród docelowej grupy odbiorców na znacznym obszarze UE.

Wobec powyższego w uzasadnieniu wyroku wskazano, że EUIPO w sposób prawidłowy przyjęło, iż w niniejszej sprawie (i) istniało rzeczywiste prawdopodobieństwo, że używanie zgłoszonych znaków towarowych powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego adidas oraz (ii) że Shoe Branding Europe nie wykazała istnienia uzasadnionego powodu do używania zgłoszonych przez siebie oznaczeń.

Czym są znaki renomowane?

Zarówno decyzje EUIPO, jak i omawiane orzeczenia Sądu Unii Europejskiej wpisują się w dotychczasową praktykę orzeczniczą, kształtującą szeroki zakres ochrony unijnych renomowanych znaków towarowych. Stwierdzenie naruszenia praw do tego rodzaju oznaczeń jest bowiem możliwe po wykazaniu, iż:

  • znak późniejszy (zgłoszony do rejestracji) jest podobny lub identyczny do znaku renomowanego,
  • używanie znaku późniejszego bez uzasadnionego powodu przynosiłoby zgłaszającemu nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku renomowanego,
  • nie jest przy tym ważne, dla jakiego rodzaju towarów i/lub usług znak późniejszy został zgłoszony.

Przyznanie znakom renomowanym tak szerokiego zakresu ochrony wynika przede wszystkim z mocnej pozycji marketingowej i siły przyciągania takiego oznaczenia. Znaki renomowane są szczególnie narażone na ich bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie – w szczególności poprzez wytworzenie z nimi skojarzeń, co może prowadzić do uszczuplenia odróżniającego charakteru, a przy istotnej skali naruszeń, do deprecjacji renomowanego oznaczenia. Z aprobatą należy więc przyjąć kolejne wyroki / decyzje organów unijnych, które umacniają dotychczasową praktykę orzeczniczą, przyznającą znakom renomowanym szeroki zakres ochrony.

własność przemysłowa

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Własności Przemysłowej

12 kwietnia 2018
Prawo własności przemysłowej

W dniu 15.03.2018 r. zakończył się etap konsultacji publicznych do zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju, obszernej nowelizacji ustawy Prawo Własności Przemysłowej (dalej jako: „PWP” lub „Ustawa”). W ramach tych konsultacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zorganizowało konferencję uzgodnieniową, w czasie której dyskutowano nad zmianami ww. projektu ustawy.

Cel nowelizacji Ustawy

Nowelizacja PWP związana jest z potrzebą implementacji przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2046, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Jednocześnie projekt Ustawy zawiera wiele zmian dostosowujących polski porządek prawny do dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, jak również Konwencji o Patencie Europejskim, Układu o Współpracy Patentowej. Zakładanym celem nowelizacji PWP ma być także usprawnienie postępowania sprzeciwowego oraz spornego.

Najważniejsze zmiany PWP

Nowelizacja ma wprowadzić szereg istotnych modyfikacji w Ustawie. Wśród nich należy przede wszystkim wskazać na:

1) zmiany w zakresie materialnoprawnych podstaw zdolności patentowej

W zakresie przepisów regulujących materialnoprawne podstawy zdolności patentowej zaproponowano m.in. modyfikację katalogu rozwiązań wyłączonych spod możliwości opatentowania (art. 28 PWP), jak również katalogu rozwiązań technicznych, na które nie udziela się patentów (art. 29 ust. 1 pkt. 2). Przedstawione modyfikacje mają na celu ujednolicenie prawa polskiego z ustawodawstwem międzynarodowym.

2) zmiany w zakresie dokumentacji patentowej i procedury rozpatrywania zgłoszenia

W ramach planowanej nowelizacji przepisów PWP regulujących wymogi dokumentacji patentowej, należy wskazać przede wszystkim na zmiany dotyczące:

  • rozumienia wymogu jednolitości wynalazku – zgodnie z art. 34 ust. 1 PWP, zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy; na gruncie nowelizacji jednolitość pomysłu wynalazczego ma być badana przez pryzmat istotnych cech technicznych, które łączą zgłaszane wynalazki,
  • wstępnej oceny zgłoszenia, dokonywanej na podstawie art. 47 ust. 3 PWP –nowelizacja zakłada, iż przedmiotowa ocena może być dokonana przez Urząd Patentowy w zakresie spełnienia tak wymogu jednolitości zgłoszenia, jak i badania wszystkich przesłanek patentowalności (do tej pory badanie  było przeprowadzane jedynie co do przesłanek nowości i przemysłowej stosowalności),
  • wprowadzenia możliwości wnioskowania przez zgłaszającego wynalazek o przeprowadzenie przez Urząd Patentowy poszukiwań typu międzynarodowego – sprawozdanie z tego rodzaju poszukiwań międzynarodowych pozwoli zgłaszającym na dokonanie – już na tak wczesnym etapie – oceny szans opatentowania wynalazku chociażby w ramach systemu PCT,
  • doprecyzowania przesłanek odmowy udzielenia patentu w ramach art. 49 ust. 1 PWP, poprzez wskazanie, iż dotyczy to sytuacji, w których wynalazek: (i) nie został przez zgłaszającego przedstawiony w sposób na tyle jasny i wyczerpujący, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić (na podstawie zastrzeżeń, wspartych opisem), bądź (ii) gdy zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły oraz są w całości poparte opisem,
  • wprowadzenia możliwości ograniczenia przez uprawnionego treści zastrzeżeń patentowych wynalazku, na który Urząd Patentowy już udzielił patentu (projektowany art. 891-892 PWP),
  • poszerzenia możliwości wprowadzania poprawek do zastrzeżeń patentowych wynalazku, bez zmiany jego istoty, do czasu podjęcia decyzji o udzieleniu patentu (projektowany art. 37 PWP).
3) zmiany w zakresie znaków towarowych

Najistotniejszą planowaną zmianą w odniesieniu do regulacji znaków towarowych, ma być wprowadzenie możliwości wystąpienia przez uprawnionego ze stosownymi roszczeniami z art. 296 PWP przeciwko pośrednikowi, z usług którego korzystano przy naruszeniu praw ochronnych do znaków towarowych (projektowany art. 296 ust. 3 PWP). Proponowana zmiana jest rezultatem szeroko komentowanego orzeczenia TSUE z dnia 07.07.2016 r. w sprawie w sprawie C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC i in. przeciwko DELTA CENTER a.s.

Trybunał w ww. wyroku wskazał, iż dzierżawcy hal targowych, wynajmujący indywidualne stanowiska handlowe podmiotom z nim niezwiązanym, mogą odpowiadać za naruszenia praw własności przemysłowej dokonane przez wynajmujących.

4) zmiany w zakresie wzorów użytkowych

Zgodnie z projektowaną definicją, „wzorem użytkowym ma być nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci”.

W stosunku do dotychczasowego brzmienia art. 94 ust. 1 PWP, zrezygnowano z wymogu, by nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne w postaci wzoru użytkowego miało dotyczyć, obok kształtu lub budowy, także zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Pojęcie to było dotychczas utożsamiane ze zbiorem elementów o trwałej postaci, a więc zdefiniowanych pod względem przestrzennym, trwale powiązanych ze sobą funkcjonalnie.

Wraz z ww. definicją pewnym zmianom pojęciowym uległy także poszczególne przesłanki rejestracji. W tym zakresie sporo kontrowersji wzbudza wprowadzenie do PWP definicji przesłanki „nowości”, zgodnie z którą – według projektu Ustawy – wzór użytkowy ocenia się według jego istotnych cech technicznych. Z drugiej strony, w ramach planowanej nowelizacji nie przewidziano zmian w zakresie art. 100 PWP, który w przypadku przesłanki „nowości” wzoru użytkowego odsyła do art. 25 PWP, gdzie uregulowano zakres pojęciowy przesłanki „nowości” w odniesieniu do wynalazków. W tym zakresie, występuje więc pewna kolizja, która winna być przez ustawodawcę jak najszybciej wyeliminowana.

Komentarz autora

Opisywaną nowelizację PWP należy ocenić pozytywnie. Projektowane zmiany wprowadzają istotne usprawnienia oraz w dużej mierze wyjaśniają powstałe w doktrynie i orzecznictwie wątpliwości co do brzmienia niektórych przepisów. W tym zakresie należy z aprobatą przyjąć przede wszystkim modyfikacje mające na celu doprecyzowanie pojęcia wzoru użytkowego, dostosowanie do prawa międzynarodowego katalogu wyłączeń spod patentowalności, czy też wprowadzenie możliwości ograniczenia zastrzeżeń patentowych dla wynalazku już chronionego. Dużym ułatwieniem dla zgłaszających będzie również możliwość wystąpienia do Urzędu Patentowego z wnioskiem o dokonanie poszukiwań typu międzynarodowego. Należy mieć nadzieję, że sporządzone przez Urząd Patentowy sprawozdanie z takich poszukiwań ułatwi zgłaszającym wynalazki dokonanie wstępnej oceny szans w przedmiocie możliwości patentowych tak w Polskie, jak i w innych krajach.

własność przemysłowa znaki towarowe

Promdock może wprowadzać w błąd – sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego w praktyce

21 stycznia 2018

Ciekawa sprawa z naszej praktyki. Sprzeciw wobec rejestracji znaku  z uwagi na wcześniejsze rejestracje znaku został uznany przez Urząd Patentowy za zasadny w całości. Rejestracja znaku Promdock mogłaby wprowadzać odbiorców w błąd.

Znak wcześniejszy jest znakiem rozpoznawalnym w branży logistycznej…

jest zarejestrowany jako unijny znak towarowy od 2012 roku między innymi dla ramp oraz systemów przeładunkowych i usług z tym związanych. Oznaczenie te jest intensywnie używane dla zarejestrowanych towarów/usług, a z uwagi na specjalistyczny krąg odbiorców – jest przez nich kojarzone

Znak ten stanowi element wspólny rodziny znaków towarowych wykorzystywanych przez całą grupę kapitałową.  Grupa oznaczeń jest kreowana poprzez połączenie wspólnego elementu graficznego   oraz dodatkowych elementów słowno-graficznych, dobieranych w zależności od oferowanych usług lub towarów.

… a jego konkurent postanowił na tym skorzystać i zarejestrować podobny znak towarowy.

Osoba powiązana uprzednio z grupa kapitałową, jako członek zarządu jednej ze spółek, założyła przedsiębiorstwo konkurencyjne, działające w identycznej branży. Konkurencyjne towary oraz usługi zaczęła zaś oferować pod marką . Oznaczenie zostało zarejestrowane w polskim Urzędzie Patentowym.

Wobec tej rejestracji w imieniu właściciela znaku  wnieśliśmy sprzeciw. W sprzeciwie argumentowaliśmy, że udzielenie prawa ochronnego na znak generuje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd z uwagi na to, że:  i) oznaczenie zostało zgłoszone identycznych towarów, jak ujęte w katalogu oznaczenia znaku naszego klienta;  ii) pomiędzy zarejestrowanym znakiem  a znakiem zgłoszonym istnieje bardzo wysoki stopień podobieństwa; iii) w sprawie występują dodatkowe okoliczności, które wzmagają ryzyko konfuzji, w szczególności rozpoznawalność znaku wcześniejszego wśród relewantnych odbiorców. Istotny w sprawie był także fakt, że w obrocie używana jest cała rodzina znaków PROM, w tym między innymi znak . Odbiorcy mogliby zatem zostać wprowadzeni w błąd, że przeciwstawne oznaczenie stanowi kolejną odmianę znaku .

Urząd Patentowy przyznał nam rację.

Urząd Patentowy zgłoszony przez nas sprzeciw uznał w całości za zasadny. Po pierwsze, w treści decyzji słusznie wskazano, iż: „relewantny krąg odbiorców towarów i usług, sygnowanych spornymi znakami, pozostaje na gruncie niniejszego stanu faktycznego tożsamy, a stanowią go specjaliści z branży logistycznej, poszukujący określonego sprzętu przeładunkowego oraz usług montażowych i serwisowych związanych z tym sprzętem”.

Po drugie, porównywany wykaz towarów oraz usług zarejestrowany dla znaku wcześniejszego oraz zgłoszony przez konkurenta, został uznany za identyczny. Jak bowiem słusznie zauważono w treści decyzji, uzasadnione jest uznanie identyczności towarów/usług w sytuacji, gdy wykaz zarejestrowany dla wcześniejszego znaku towarowego zawiera określenie ogólne lub szeroką kategorię, które obejmują towary/usługi zgłoszone dla znaku późniejszego (oraz odwrotnie). Analogiczna sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Towary i usługi z klas 6, 7, 37 – zgłoszone dla późniejszego znaku – należą do szerszej kategorii towarów, do oznaczania których służy wcześniejszy znak naszego klienta.

Urząd uznał ponadto, iż pomiędzy spornymi znakami zachodzi podobieństwo oznaczeń. Jak wskazano, oceny podobieństwa dokonuje się z uwzględnieniem dystynktywnych oraz dominujących elementów każdego ze znaków, pomijając drobne, nieistotne różnice między nimi. W niniejszej sprawie za nieistotne różnice pomiędzy znakami uznano elementy słowne „Dock” oraz „Poland”, które zdaniem Urzędu pełnią wyłącznie funkcje opisowe. Stąd też za dystynktywny i dominujący uznano element „PROM”, który jest identyczny dla obu oznaczeń. Co równie ważne, element graficzny porównywanych znaków (kula umieszczona po lewej stronie elementu słownego) został przez Urząd uznany za podobny, bowiem cechuje się analogiczną koncepcją projektową oraz niemal identyczną kolorystyką.

Nie ma więc żadnych wątpliwości, iż całościowe wrażenie wywierane przez oba oznaczenia, na skutek wizualnego, słownego, fonetycznego oraz koncepcyjnego podobieństwa, generuje wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i usług.