Browsing Tag

unijny znak towarowy

własność przemysłowa znaki towarowe

Red Bull utracił znak towarowy w postaci zestawienia kolorów

14 stycznia 2020

Red Bull utracił znak towarowy w postaci zestawienia kolorów srebrnego i niebieskiego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 29 lipca 2019 r. (C-124/18) uznał, że znak towarowy utworzony przez kombinację kolorów powinien być opatrzony dokładną dyspozycją z góry określającą stałe połączenie tych kolorów. Ani znak:

należący do spółki Red Bull GmbH ani jego opis nie precyzują w sposób wystarczający sposobu i proporcji połączenia kolorów.

Stan faktyczny

W 2002 r. Red Bull GmbH zgłosił do rejestracji znak towarowy:

który opisał jako „kolory niebieski (RAL 5002) i srebrny (RAL 9006). Proporcja kolorów wynosi około 50%–50%”. Znak zgłoszono i zarejestrowano do oznaczania napojów energetycznych.

W 2010 r. Red Bull zgłosił i zarejestrował w EUIPO drugi znak towarowy, taki sam jak pierwszy znak (z 2002 r.) z tą zmianą, że tym razem doprecyzował, w opisie znaku, że „oba kolory będą stosowane w równych proporcjach oraz zostaną zestawione”.

W odniesieniu do obydwu znaków spółka Optimum Mark złożyła w EUIPO wnioski o unieważnienie. Zarzuciła, że przedstawienie graficzne znaku starszego nie zawiera dokładnych dyspozycji dotyczących określonego sposobu łączenia kolorów, a znak towarowy dopuszcza różne kombinacje, co może powodować poczucie niepewności u konsumenta. W odniesieniu do drugiego znaku wskazała zaś, że opis znaku nie wskazuje konkretnie na sposób zestawienia obu kolorów co sprawia, że opis nie jest „kompletny, jasny i precyzyjny sam w sobie”.

W 2013 r. Wydział Unieważnień EUIPO unieważnił prawa do obu zaskarżonych znaków towarowych Red Bull’a. Wskazano, że nie były one wystarczająco precyzyjne i dopuszczały różne kombinacje, co mogło wpływać na niepewność u konsumenta.

Wyrok TSUE

Red Bull wniósł skargi od tych decyzji do Sądu EU, a następnie do TSUE. Główny zarzut merytoryczny dotyczył naruszenia rozporządzenia nr 207/2009 przez stwierdzenie, że przedstawieniu graficznemu znaku towarowego zawsze powinien towarzyszyć dokładny opis rozmieszczenia kolorów w przestrzeni, z którym to twierdzeniem Red Bull się nie zgadzał.

Trybunał oddalił skargę jako bezzasadną. Odnosząc się do zarzutów Red Bull’a, wskazał w szczególności, że aby zarejestrować znak towarowy należy przedstawić go zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 207/2009, a więc w taki sposób, by jasno i dokładnie określić przedmiot i zakres żądanej ochrony. Znak i  jego opis nie mogą wzbudzać wątpliwości co do przedmiotu i zakresu ochrony.

W orzeczeniu przywołano także tezę z wyroku Heidelberger Bauchemie (C-49/02) stanowiącą, że przedstawienie graficzne dwóch lub więcej kolorów bez konturów i w sposób abstrakcyjny powinno być opatrzone dokładnymi dyspozycjami określającymi stały i określony z góry sposób połączenia tych kolorów. Odnosząc się do grafiki zaproponowanej przez Red Bull’a Trybunał stwierdził, że zestawienie dwóch kolorów bez doprecyzowania ich formy lub konturów w połączeniu z jedynie ogólnym stwierdzeniem, że mogą pojawić się one we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach, nie spełnia przesłanek dokładności w myśl rozporządzenia nr 207/2009. Możliwa jest w tym przypadku wielość kombinacji i zestawień, których zapamiętanie przez konsumenta, w takim stopniu, by ponownie dokonywał zakupu z pełnym przekonaniem o pochodzeniu towaru, byłoby niemożliwe.

Podsumowanie

Wyrok wpisuje się w ugruntowaną linię orzeczniczą Trybunału. Znak towarowy musi posiadać cechę jednolitości tzn. musi być możliwy do objęcia jednym aktem poznawczym, bez konieczności dokonywania szczegółowej analizy.

znaki towarowe

Przestrzenny znak KitKat a wtórna zdolność odróżniająca

17 czerwca 2019

Wtórna zdolność odróżniająca polega na tym, że znak nabywa charakter odróżniający jeszcze przed zgłoszeniem go do rejestracji jako znak towarowy. Jeśli taki charakter zostanie wykazany w postępowaniu zgłoszeniowym przed urzędem (Urzędem Patentowym RP lub Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), przeszkody w rejestracji nie może stanowić fakt, że taki znak jest oznaczeniem prostym (nieposiadającym samoistnego charakteru odróżniającego), opisowym, składającym się z wyrażeń języka potocznego lub elementów zwyczajowo używanych w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001).

Wtórną zdolność odróżniającą nabywają te oznaczenia, których towary lub usługi są kojarzone przez konsumentów z konkretnym przedsiębiorcą. Wysoka rozpoznawalność oznaczenia powstaje zazwyczaj dzięki skutecznym działaniom marketingowym oraz dobrze zorganizowanym sieciom dystrybucji towarów i usług sygnowanych oznaczeniem.

Gdy już znajomość oznaczenia wśród konsumentów jest powszechna, wymogi dla jego rejestracji są złagodzone. Dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność oparli na znaku prostym, opisowym, zawierającym wyrażenia potoczne lub elementy zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach rynkowych, wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej może się okazać jedyną drogą do przeprowadzenia skutecznej rejestracji.

Pozostaje kwestia tego jak wykazać wtórną zdolność odróżniającą oznaczenia. Jako że ani przepisy polskie, ani europejskie nie wymieniają, jakiego rodzaju dowody powinien przestawić zgłaszający, odpowiedzi trzeba szukać w orzecznictwie. I tak przywołać należy, między innymi, zeszłoroczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Orzeczenie to zostało wydane w sprawie przestrzennego znaku towarowego Unii Europejskiej KitKat[1].

Kitkat

EUTM-002632529

Cadbury Schweppes plc (obecnie Mondelez UK Holdings & Services Ltd.; dalej: „Mondelez”) wniosła do EUIPO o unieważnienie rejestracji przestrzennego znaku KitKat. Mondelez wskazywała, że znak KitKat ten nie ma charakteru odróżniającego. Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła jednak ten wniosek. Urząd stwierdził, że, pomimo braku samoistnego charakteru odróżniającego, należący do Société des produits Nestlé SA (dalej: „Nestle”) znak towarowy KitKat, uzyskał wtórną zdolność odróżniającą w następstwie używania go w Unii. Decyzja o jego zarejestrowaniu była zatem prawidłowa.

Od decyzji EUIPO, Mondelez wniosła skargę do Sądu I Instancji. W wyniku niej, Sąd I Instancji przychylił się do stanowiska Mondelez. Zdaniem składu rozstrzygającego EUIPO błędnie przyjęło, że uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej na terenie całej Unii zostało przez Nestle wykazane, w sytuacji, w której zostało wykazane tylko dla części państw.

Sprawa ostatecznie trafiła do TSUE, który w wyroku stwierdził, że:

w przypadku znaku towarowego, który nie posiada samoistnego charakteru odróżniającego w całej Unii, uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania tego znaku należy wykazać na całym jej terytorium, a nie jedynie w znacznej lub większej części terytorium Unii.

Zdaniem TSUE nie jest wystarczające, by uprawniony do oznaczenia nieposiadającego samoistnego charakteru odróżniającego (takiego jak znak KitKat) ograniczył się do przedstawienia dowodu uzyskania zdolności odróżniającej tylko dla niektórych czy nawet większości państw członkowskich UE. Nestle dostarczyła dowody na posiadanie charakteru odróżniającego dla 10 z 15 państw (w momencie zgłoszenia znaku Kit Kat, tj. w 2002 r., Unia Europejska liczyła 15 członków). TSUE uznało działania Nestle za niewystarczające dla stwierdzenia wtórnej zdolności odróżniającej dla znaku KitKat.

Na marginesie należy podkreślić, że analogicznie dla krajowej rejestracji znaku towarowego, nabycie wtórnej zdolności odróżniającej musi być wykazane dla całego terytorium państwa[2].

Podsumowując –  wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej nie jest łatwe. Nawet dla  znanego wszystkim kształtu batonika KitKat okazało się to zadaniem zbyt trudnym. Z pomocą powinno przyjść orzecznictwo określające wymogi dla nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Jednak ani powołany w niniejszym artykule wyrok, ani inne orzeczenia nie regulują tych kwestii wystarczająco szczegółowo. Przedsiębiorcom pozostaje próbować i sprawdzać system na własnej skórze, a prawnikom czekać na dalsze, pełniejsze rozstrzygnięcia…

[1] Wyrok TSUE z dnia z dnia 25 lipca 2018 r. w połączonych sprawach C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P.

[2] Instytucję wtórnej zdolności odróżniającej w polskim PWP, reguluje art. 130, zgodnie z którym: „Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu”.

własność przemysłowa znaki towarowe

Oznaczenie „BIG MAC” dla wszystkich?

19 lutego 2019
BIG MAC

W dniu 11.1.2019 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”) wydał decyzję o wygaśnięciu słownego, unijnego znaku towarowego „BIG MAC”. Powodem było nieudowodnione przez uprawnionego używanie znaku w obrocie przez nieprzerwany okres 5-ciu lat.

Sprawa wzbudza w sieci duże zainteresowanie. Nie trudno się temu dziwić, gdyż dotyczy produktu należącego do jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie – McDonald’s International Property Company Ltd. (dalej: „McDonald’s”). McDonald’s posiada 40 000 restauracji w 118 państwach, gdzie dziennie obsługiwanych jest w sumie około 69 milionów klientów[1]. Nic więc dziwnego, że losy fast foodowego giganta są dla wielu tak istotne.

Jakie będą skutki wygaszenia znaku „BIG MAC”? Jak donosi The Guardian[2] – restauracja Burger King w Szwecji zaczęła przykładowo promować swoje kanapki hasłami:

– „Burger Big Mac wish it was” (pol. Burger, którym Big Mac chciałby być”);

– „Like A Big Mac but actually Big” (pol. „Jak Big Mac, ale naprawdę duży”).

Z jakiego powodu McDonald’s utracił prawo do znaku „BIG MAC”? Odpowiedzi dostarcza najnowsza decyzja EUIPO w tej sprawie.

Stan faktyczny. Podstawy wniosku o unieważnienie.

Wniosek o wygaszenie znaku „BIG MAC” złożyła w dniu 11.4.2017 r. spółka Supermac’s (Holdings) Ltd. (dalej: „Supermac”). Supermac zarzucał, że znak „BIG MAC” nie był używany w obrocie przez nieprzerwany okres pięciu lat, poprzedzających złożenie ww. wniosku, w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których został zarejestrowany.

W odpowiedzi na wniosek McDonald’s przedstawił EUIPO dowody na używanie znaku. Nie przekonały one jednak EUIPO, który przychylił się do wniosku Supermac. EUIPO zdecydowało więc o wygaszeniu znaku towarowego „BIG MAC” w całości. To właśnie kwestie dowodowe w głównej mierze zaważyły na decyzji EUIPO i to im poświęcona jest większa część uzasadnienia decyzji.

Uzasadnienie

Dla pełnego zrozumienia decyzji EUIPO, należy wskazać, jak w prawie znaków towarowych rozumiane jest pojęcie „rzeczywistego używania”. Nie jest to jednak sprawa prosta. Ustawodawstwo tak unijne, jak i polskie, nie zawiera definicji legalnej „rzeczywistego używania”. Wobec tego badanie, czy znak był „rzeczywiście używany” podlega każdorazowej ocenie na podstawie dostarczonych przez strony dowodów.

Jakie dowody przedstawił McDonald’s? Dlaczego okazały się być one niewystarczające dla utrzymania ochrony znaku? Poniżej przedstawiam cztery grupy dowodów dostarczonych McDonald’s oraz fragmenty uzasadnienia decyzji odnoszące się do każdej z nich.

1) Pisemne oświadczenia przedstawicieli oddziałów we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii

Przedstawiciele oddziałów McDonalds’ w ramach pisemnych oświadczeń poświadczyli wysokie wyniki sprzedażowe kanapek ”BIG MAC” w okresie pomiędzy 2011-2016. Zdaniem EUIPO, nie sposób odmówić wartości dowodowej pisemnym oświadczeniom. Mimo to mają one zdecydowanie mniejszą wartość i moc niż dowody pochodzące z niezależnych źródeł.

2) Broszury, druki plakatów reklamowych i opakowania z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, pokazujące znak „BIG MAC” w odniesieniu do kanapek

Plakaty i broszury przedstawiały kanapkę umieszczoną w menu obok innych produktów lub indywidualnie. Część materiałów zawierała cenę, a część jedynie miejsce do jej uzupełnienia.

Jednakże zdaniem EUIPO, samo przedstawienie broszur i materiałów reklamowych nie potwierdza, że promowane towary były faktycznie dystrybuowane wśród klientów pod spornym znakiem lub też, że wpływały i zachęcały konsumentów do ich zakupu.

EUIPO zarzuciło również brak przedstawienia przez McDonald’s danych dot. tego, jak wiele towarów zostało rzeczywiście zaoferowanych lub sprzedanych przy użyciu dostarczonych w ramach postępowania opakowań.

3) Wydruki ze stron internetowych McDonald’s z domen zarejestrowanych w państwach europejskich, datowane na 2014-2016

Co do zasady, dowód z wydruku strony internetowej może potwierdzać naturę korzystania ze znaku towarowego oraz fakt oferowania towarów nim oznaczonych. Jednak samo przedstawienie wyciągów ze stron internetowych, przedstawiających produkt i znak towarowy, jest niewystarczające. Nie potwierdza ono miejsca, czasu czy zakresu korzystania ze znaku towarowego.

EUIPO wskazało, że wzmocnienie dowodu z wydruków może opierać się na przedstawieniu danych dotyczących ruchu internetowego na stronie. Mogą to być również dowody przedstawiające, czy składane są zamówienia na towar sygnowany znakiem w określonym czasie i na określonym terytorium.

Poszczególne wydruki rzeczywiście były oznaczone znakiem towarowym „BIG MAC”. Jednak nie sposób wywnioskować z nich, w jaki sposób i czy w ogóle możliwy był zakup towaru lub jego zamówienie. Nie został więc wskazany rzeczywisty, komercyjny aspekt używania znaku towarowego (brak powiązania zakupu ze znakiem BIG MAC).

4) Wydruk ze strony Wikipedia.com

EUIPO słusznie zauważyło, że informacje na Wikipedia.com mogą być zmieniane przez użytkowników, co wpływa niekorzystnie na ich wartość dowodową. Dowód tego rodzaju mógłby być uznany za istotny jedynie, jeśli popierałby inny, niezależny dowód.

Odwołanie

Czy to koniec batalii o znak „BIG MAC”? Najprawdopodobniej nie. McDonald’s ma dwa miesiące od daty doręczenia decyzji na złożenie odwołania i cztery miesiące na złożenie pisemnego uzasadnienia.

Komentarz autora

Brak przedstawienia wystarczających dowodów należy ocenić jako dużą niedbałość ze strony McDonald’s. Trzeba się jednak spodziewać, że spółka w postępowaniu odwoławczym zmobilizuje siły i przedstawi dowody w wystarczającej jakości i ilości.

Jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości – środki, którymi można się posłużyć przy dowodzeniu rzeczywistego używania marki są w zasadzie nieograniczone[3]. Brak zaangażowania McDonald’s w gromadzeniu i przedstawieniu w ramach postępowania dowodów należy więc uznać za tym bardziej zaskakujący. Nawet z ostrożności McDonald’s powinien był przedstawić dowody wyższej wartości (tzw. niezależne), w tym na przykład badania rynkowe przeprowadzone przez niezależną organizację. Wskazane w uzasadnieniu EUIPO zasady dowodzenia „rzeczywistego używania”, stanowią wskazówki dla McDonald’s, jak i dla innych przedsiębiorców będących stronami w postępowaniach o wygaśnięcie unijnego znaku towarowego.

Natomiast budzi wątpliwości legalność opisanych we wstępie praktyk marketingowych opierających się na wykorzystaniu słów BIG MAC przez inne restauracje – nawet po uprawomocnieniu się opisywanej decyzji. Na gruncie prawa polskiego, działania spółki Burger King mogłyby być chociażby uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 5 UZNK. Co więcej McDonald’s jest uprawniony do innego – zarejestrowanego w dniu 11.4.2018 r. – słownego znaku „Big Mac” (EUTM-017305079). Wskazane wyżej, nieuczciwe praktyki konkurentów McDonald’s wciąż mogą być uznane za naruszające prawa wyłączone do znaku „Big Mac” – także w przypadku uprawomocnienia się opisywanej decyzji EUIPO.

Należy zwrócić uwagę, że praktyka zgłaszania znaków towarowych na wiele klas może okazać się dość ryzykowna. Powoduje ona, że przedsiębiorca jest bardziej narażony na postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaku towarowego. Należy więc dokładnie i zgodnie z przeznaczeniem opisywać znaki w ramach procedury zgłoszeniowej. Może się bowiem okazać, że przedsiębiorca nie będzie w stanie zapewnić, by znak był „rzeczywiście używany” wobec każdego towaru i każdej usług zgłoszonej dla zarejestrowanego oznaczenia.

Przypisy

[1] Zob. strona internetowa: https://en.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s

[2] Zob. strona internetowa: https://www.theguardian.com/business/2019/jan/31/like-a-big-mac-but-juicier-burger-king-renames-sandwiches-to-troll-mcdonalds

[3] Podobnie Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15.9.2011 r., T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480 § 46.