Browsing Tag

prawo własności przemysłowej

patenty własność przemysłowa

Terminy przedawnienia roszczeń twórcy o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku

29 sierpnia 2018

Dla każdego twórcy rozwiązań wynalazczych istotną kwestię stanowi możliwość pozyskania w przyszłości stosownego wynagrodzenia, które odzwierciedlałoby rzeczywiście poniesiony wkład pracy własnej w stworzenie innowacji. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia za każdym razem, gdy uprawnienia twórcy w zakresie stworzonego wynalazku są ustawowo ograniczane, nawet pomimo samodzielnego zrealizowania pomysłu wynalazczego. Przykładem takiego ograniczenia palety uprawnień twórców są tzw. wynalazki pracownicze, wobec których pracodawca może – pod pewnymi warunkami – uzyskać uprawnienia do zgłoszenia patentu.

Prawo do wynagrodzenia

Pomimo utraty przez twórcę prawa do zgłoszenia wynalazku w celu jego opatentowania (a co za tym idzie, jego dalszej komercjalizacji), nadal – zgodnie z art. 22 ust. 1 PWP[1] – przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku przez uprawnionego w ten sposób pracodawcę. I tak, zasady kształtowania wynagrodzenia mogą być formułowane przez strony umownie (np. w ramach umowy o pracę) albo bezpośrednio wynikać z art. 22 ust. 2 PWP, zgodnie z którym:

Jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Przysługujące twórcy wynagrodzenie może być mu wypłacone w całości bądź w części, przy czym – zgodnie z art. 22 ust. 4 PWP – całość wynagrodzenia (albo jego pierwszą część) wypłaca się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku przez pracodawcę. Pozostałe części wynagrodzenia powinny być z kolei wypłacane najpóźniej w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku, jednak w okresie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści przez pracodawcę.

Terminy przedawnienia świadczeń o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku

Jak więc kształtują się terminy przedawnienia roszczeń o świadczenia z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku? W tym zakresie zastosowanie znajdują przepisy ogólne kodeksu cywilnego, w tym niedawno znowelizowany art. 118 KC. Zgodnie z jego obecnym brzmieniem, termin przedawnienia roszczeń wynosi co do zasady 6 lat (przed nowelizacją, która weszła w życie 09.07.2018 r., był to okres 10-letni[2]), natomiast dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

Wobec brzmienia art. 118 KC in fine, w praktyce pojawiły się pewne problemy z ustaleniem charakteru świadczenia w postaci wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, które wypłacane jest twórcy częściami, a co za tym idzie z określeniem terminu jego przedawnienia.

Nad problemem tym pochylił się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 24.01.2018 r. -w sprawie o sygn. I PK 107/17 – wskazywał, że roszczenie twórcy o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku wypłacanego częściami, nie może być świadczeniem okresowym. Jak zaznaczył skład sędziowski w komentowanym wyroku, tego rodzaju świadczenia charakteryzują się tym, że i) ich przedmiotem są pieniądze lub rzeczy oznaczone rodzajowo, ii) są one przekazywane przez dłużnika drugiej stronie zobowiązania w regularnych odstępach czasu, w ramach jednego stosunku prawnego, iii) przy czym te jednorazowe świadczenia mają charakter samoistny, tzn. nie stanową części jednego, większego świadczenia.

Stąd też wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, które jest pokrywane częściami, nie jest świadczeniem okresowym w rozumieniu art. 118 in fine KC. Poszczególne, częściowe wpłaty dokonywane na rzecz twórcy składają się bowiem na określoną w sposób kompleksowy całość i są dokonywane na poczet jednego, większego świadczenia. Wobec tego świadczenie z art. 22 PWP przedawnia się z upływem 6 lat (warte przy tym odnotowania jest, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13.04.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw, do roszczeń powstałych i nieprzedawnionych w dniu wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy nowe).

Przypisy:

[1] Zgodnie z art. 22 ust. 1 PWP, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21.

[2] http://prawobiznesu.com/projektowane-zmiany-terminu-przedawnienia-roszczen/

własność przemysłowa

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Własności Przemysłowej

12 kwietnia 2018
Prawo własności przemysłowej

W dniu 15.03.2018 r. zakończył się etap konsultacji publicznych do zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju, obszernej nowelizacji ustawy Prawo Własności Przemysłowej (dalej jako: „PWP” lub „Ustawa”). W ramach tych konsultacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zorganizowało konferencję uzgodnieniową, w czasie której dyskutowano nad zmianami ww. projektu ustawy.

Cel nowelizacji Ustawy

Nowelizacja PWP związana jest z potrzebą implementacji przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2046, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Jednocześnie projekt Ustawy zawiera wiele zmian dostosowujących polski porządek prawny do dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, jak również Konwencji o Patencie Europejskim, Układu o Współpracy Patentowej. Zakładanym celem nowelizacji PWP ma być także usprawnienie postępowania sprzeciwowego oraz spornego.

Najważniejsze zmiany PWP

Nowelizacja ma wprowadzić szereg istotnych modyfikacji w Ustawie. Wśród nich należy przede wszystkim wskazać na:

1) zmiany w zakresie materialnoprawnych podstaw zdolności patentowej

W zakresie przepisów regulujących materialnoprawne podstawy zdolności patentowej zaproponowano m.in. modyfikację katalogu rozwiązań wyłączonych spod możliwości opatentowania (art. 28 PWP), jak również katalogu rozwiązań technicznych, na które nie udziela się patentów (art. 29 ust. 1 pkt. 2). Przedstawione modyfikacje mają na celu ujednolicenie prawa polskiego z ustawodawstwem międzynarodowym.

2) zmiany w zakresie dokumentacji patentowej i procedury rozpatrywania zgłoszenia

W ramach planowanej nowelizacji przepisów PWP regulujących wymogi dokumentacji patentowej, należy wskazać przede wszystkim na zmiany dotyczące:

  • rozumienia wymogu jednolitości wynalazku – zgodnie z art. 34 ust. 1 PWP, zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy; na gruncie nowelizacji jednolitość pomysłu wynalazczego ma być badana przez pryzmat istotnych cech technicznych, które łączą zgłaszane wynalazki,
  • wstępnej oceny zgłoszenia, dokonywanej na podstawie art. 47 ust. 3 PWP –nowelizacja zakłada, iż przedmiotowa ocena może być dokonana przez Urząd Patentowy w zakresie spełnienia tak wymogu jednolitości zgłoszenia, jak i badania wszystkich przesłanek patentowalności (do tej pory badanie  było przeprowadzane jedynie co do przesłanek nowości i przemysłowej stosowalności),
  • wprowadzenia możliwości wnioskowania przez zgłaszającego wynalazek o przeprowadzenie przez Urząd Patentowy poszukiwań typu międzynarodowego – sprawozdanie z tego rodzaju poszukiwań międzynarodowych pozwoli zgłaszającym na dokonanie – już na tak wczesnym etapie – oceny szans opatentowania wynalazku chociażby w ramach systemu PCT,
  • doprecyzowania przesłanek odmowy udzielenia patentu w ramach art. 49 ust. 1 PWP, poprzez wskazanie, iż dotyczy to sytuacji, w których wynalazek: (i) nie został przez zgłaszającego przedstawiony w sposób na tyle jasny i wyczerpujący, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić (na podstawie zastrzeżeń, wspartych opisem), bądź (ii) gdy zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły oraz są w całości poparte opisem,
  • wprowadzenia możliwości ograniczenia przez uprawnionego treści zastrzeżeń patentowych wynalazku, na który Urząd Patentowy już udzielił patentu (projektowany art. 891-892 PWP),
  • poszerzenia możliwości wprowadzania poprawek do zastrzeżeń patentowych wynalazku, bez zmiany jego istoty, do czasu podjęcia decyzji o udzieleniu patentu (projektowany art. 37 PWP).
3) zmiany w zakresie znaków towarowych

Najistotniejszą planowaną zmianą w odniesieniu do regulacji znaków towarowych, ma być wprowadzenie możliwości wystąpienia przez uprawnionego ze stosownymi roszczeniami z art. 296 PWP przeciwko pośrednikowi, z usług którego korzystano przy naruszeniu praw ochronnych do znaków towarowych (projektowany art. 296 ust. 3 PWP). Proponowana zmiana jest rezultatem szeroko komentowanego orzeczenia TSUE z dnia 07.07.2016 r. w sprawie w sprawie C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC i in. przeciwko DELTA CENTER a.s.

Trybunał w ww. wyroku wskazał, iż dzierżawcy hal targowych, wynajmujący indywidualne stanowiska handlowe podmiotom z nim niezwiązanym, mogą odpowiadać za naruszenia praw własności przemysłowej dokonane przez wynajmujących.

4) zmiany w zakresie wzorów użytkowych

Zgodnie z projektowaną definicją, „wzorem użytkowym ma być nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci”.

W stosunku do dotychczasowego brzmienia art. 94 ust. 1 PWP, zrezygnowano z wymogu, by nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne w postaci wzoru użytkowego miało dotyczyć, obok kształtu lub budowy, także zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Pojęcie to było dotychczas utożsamiane ze zbiorem elementów o trwałej postaci, a więc zdefiniowanych pod względem przestrzennym, trwale powiązanych ze sobą funkcjonalnie.

Wraz z ww. definicją pewnym zmianom pojęciowym uległy także poszczególne przesłanki rejestracji. W tym zakresie sporo kontrowersji wzbudza wprowadzenie do PWP definicji przesłanki „nowości”, zgodnie z którą – według projektu Ustawy – wzór użytkowy ocenia się według jego istotnych cech technicznych. Z drugiej strony, w ramach planowanej nowelizacji nie przewidziano zmian w zakresie art. 100 PWP, który w przypadku przesłanki „nowości” wzoru użytkowego odsyła do art. 25 PWP, gdzie uregulowano zakres pojęciowy przesłanki „nowości” w odniesieniu do wynalazków. W tym zakresie, występuje więc pewna kolizja, która winna być przez ustawodawcę jak najszybciej wyeliminowana.

Komentarz autora

Opisywaną nowelizację PWP należy ocenić pozytywnie. Projektowane zmiany wprowadzają istotne usprawnienia oraz w dużej mierze wyjaśniają powstałe w doktrynie i orzecznictwie wątpliwości co do brzmienia niektórych przepisów. W tym zakresie należy z aprobatą przyjąć przede wszystkim modyfikacje mające na celu doprecyzowanie pojęcia wzoru użytkowego, dostosowanie do prawa międzynarodowego katalogu wyłączeń spod patentowalności, czy też wprowadzenie możliwości ograniczenia zastrzeżeń patentowych dla wynalazku już chronionego. Dużym ułatwieniem dla zgłaszających będzie również możliwość wystąpienia do Urzędu Patentowego z wnioskiem o dokonanie poszukiwań typu międzynarodowego. Należy mieć nadzieję, że sporządzone przez Urząd Patentowy sprawozdanie z takich poszukiwań ułatwi zgłaszającym wynalazki dokonanie wstępnej oceny szans w przedmiocie możliwości patentowych tak w Polskie, jak i w innych krajach.