Browsing Tag

prawo własności przemysłowej

znaki towarowe

Przestrzenny znak KitKat a wtórna zdolność odróżniająca

17 czerwca 2019

Wtórna zdolność odróżniająca polega na tym, że znak nabywa charakter odróżniający jeszcze przed zgłoszeniem go do rejestracji jako znak towarowy. Jeśli taki charakter zostanie wykazany w postępowaniu zgłoszeniowym przed urzędem (Urzędem Patentowym RP lub Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), przeszkody w rejestracji nie może stanowić fakt, że taki znak jest oznaczeniem prostym (nieposiadającym samoistnego charakteru odróżniającego), opisowym, składającym się z wyrażeń języka potocznego lub elementów zwyczajowo używanych w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001).

Wtórną zdolność odróżniającą nabywają te oznaczenia, których towary lub usługi są kojarzone przez konsumentów z konkretnym przedsiębiorcą. Wysoka rozpoznawalność oznaczenia powstaje zazwyczaj dzięki skutecznym działaniom marketingowym oraz dobrze zorganizowanym sieciom dystrybucji towarów i usług sygnowanych oznaczeniem.

Gdy już znajomość oznaczenia wśród konsumentów jest powszechna, wymogi dla jego rejestracji są złagodzone. Dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność oparli na znaku prostym, opisowym, zawierającym wyrażenia potoczne lub elementy zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach rynkowych, wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej może się okazać jedyną drogą do przeprowadzenia skutecznej rejestracji.

Pozostaje kwestia tego jak wykazać wtórną zdolność odróżniającą oznaczenia. Jako że ani przepisy polskie, ani europejskie nie wymieniają, jakiego rodzaju dowody powinien przestawić zgłaszający, odpowiedzi trzeba szukać w orzecznictwie. I tak przywołać należy, między innymi, zeszłoroczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Orzeczenie to zostało wydane w sprawie przestrzennego znaku towarowego Unii Europejskiej KitKat[1].

Kitkat

EUTM-002632529

Cadbury Schweppes plc (obecnie Mondelez UK Holdings & Services Ltd.; dalej: „Mondelez”) wniosła do EUIPO o unieważnienie rejestracji przestrzennego znaku KitKat. Mondelez wskazywała, że znak KitKat ten nie ma charakteru odróżniającego. Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła jednak ten wniosek. Urząd stwierdził, że, pomimo braku samoistnego charakteru odróżniającego, należący do Société des produits Nestlé SA (dalej: „Nestle”) znak towarowy KitKat, uzyskał wtórną zdolność odróżniającą w następstwie używania go w Unii. Decyzja o jego zarejestrowaniu była zatem prawidłowa.

Od decyzji EUIPO, Mondelez wniosła skargę do Sądu I Instancji. W wyniku niej, Sąd I Instancji przychylił się do stanowiska Mondelez. Zdaniem składu rozstrzygającego EUIPO błędnie przyjęło, że uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej na terenie całej Unii zostało przez Nestle wykazane, w sytuacji, w której zostało wykazane tylko dla części państw.

Sprawa ostatecznie trafiła do TSUE, który w wyroku stwierdził, że:

w przypadku znaku towarowego, który nie posiada samoistnego charakteru odróżniającego w całej Unii, uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania tego znaku należy wykazać na całym jej terytorium, a nie jedynie w znacznej lub większej części terytorium Unii.

Zdaniem TSUE nie jest wystarczające, by uprawniony do oznaczenia nieposiadającego samoistnego charakteru odróżniającego (takiego jak znak KitKat) ograniczył się do przedstawienia dowodu uzyskania zdolności odróżniającej tylko dla niektórych czy nawet większości państw członkowskich UE. Nestle dostarczyła dowody na posiadanie charakteru odróżniającego dla 10 z 15 państw (w momencie zgłoszenia znaku Kit Kat, tj. w 2002 r., Unia Europejska liczyła 15 członków). TSUE uznało działania Nestle za niewystarczające dla stwierdzenia wtórnej zdolności odróżniającej dla znaku KitKat.

Na marginesie należy podkreślić, że analogicznie dla krajowej rejestracji znaku towarowego, nabycie wtórnej zdolności odróżniającej musi być wykazane dla całego terytorium państwa[2].

Podsumowując –  wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej nie jest łatwe. Nawet dla  znanego wszystkim kształtu batonika KitKat okazało się to zadaniem zbyt trudnym. Z pomocą powinno przyjść orzecznictwo określające wymogi dla nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Jednak ani powołany w niniejszym artykule wyrok, ani inne orzeczenia nie regulują tych kwestii wystarczająco szczegółowo. Przedsiębiorcom pozostaje próbować i sprawdzać system na własnej skórze, a prawnikom czekać na dalsze, pełniejsze rozstrzygnięcia…

[1] Wyrok TSUE z dnia z dnia 25 lipca 2018 r. w połączonych sprawach C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P.

[2] Instytucję wtórnej zdolności odróżniającej w polskim PWP, reguluje art. 130, zgodnie z którym: „Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu”.

nieuczciwa konkurencja prawa autorskie własność przemysłowa

Czy i jak można skutecznie ochronić pomysł?

31 stycznia 2019
pomysł

Z pewnością każdy z nas choć raz w ciągu swojego życia wpadł na ciekawy czy innowacyjny pomysł. Być może dotyczył on fabuły pionierskiej powieści obyczajowej, nowatorskiej formulacji nawozu sztucznego, usprawnienia produkcji napojów alkoholowych, czy też awangardowej koncepcji na prowadzenie działalności gospodarczej. Niewykluczone, że często ta spontanicznie powstała idea mogłaby stać się przyczynkiem dla istotnego rozwoju w danej dziedzinie. Jednakże od zrodzenia się pomysłu do etapu jego efektywnej realizacji, wciąż do pokonania pozostaje długa, usiana licznymi „pułapkami”, droga. Przykładowo, na podobny pomysł może wpaść inna osoba, która będzie partycypować w zyskach z gospodarczego wykorzystania danej idei twórczej. Konkurencyjny podmiot może również wejść w posiadanie informacji co do realizowanego przez nas zamysłu (np. projektu innowacyjnego produktu) a następnie wykorzystać go we własnej działalności gospodarczej. W jaki zatem sposób, w trakcie wcielania swojego pomysłu w życie, skutecznie chronić go przed niepowołanym dostępem?

Prawo autorskie nie zawsze jest skutecznym środkiem ochrony…

Dość powszechnym (lecz niestety często błędnym) przekonaniem wśród przedsiębiorców jest wiara w skuteczność reżimu prawnoautorskiego dla ochrony pomysłu. Natomiast, jak stanowi art. 1 ust. 21 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („PrAut”), ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia. Oznacza to, że ochronie prawnoautorskiej nie podlegają m.in. odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Tak sformułowana regulacja wynika z utartego przeświadczenia, iż utwór, aby móc być chroniony, powinien być przedmiotem percepcji, dokonywanej przez zainteresowanego odbiorcę. Zapatrywanie to wyraża także art. 1 ust. 1 PrAut, zgodnie z którym: utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Dopiero zatem uzewnętrzniony przez autora pomysł, wyrażony i ujęty w formie „utworu” może być przedmiotem ochrony prawnoautorskiej (o ile spełnia prawnoautorskie przesłanki ochrony – tj. jest wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze). Owo uzewnętrznienie może być przy tym dokonane w dowolnej postaci, przykładowo wyartykułowane w ramach szkolenia, wykładu bądź innego przemówienia, spisane na kartce jako instrukcja, czy też w ramach publikacji naukowej, książki fabularnej, itp. Trzeba jednak pamiętać, że wciąż to nie pomysł jako taki będzie chroniony, a środek za pomocą którego go wyraziliśmy (treść nagrania, instrukcji, przemówienia na szkoleniu bądź wykładzie, publikacji naukowej, książki), tj. inaczej mówiąc: efekt twórczej realizacji koncepcji zrodzonej w umyśle twórcy. Ochronie będzie więc podlegał końcowy etap wdrażania pomysłu w życie, czyli odpowiednio skompilowany w utwór.

… więc może ochrona patentowa?

Ochrona patentowa jest udzielana na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Czy na tej podstawie możliwa jest zatem ochrona pomysłu?

Podobnie jak w przypadku prawa autorskiego, na gruncie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej („PWP”) pomysł nie będzie podlegać ochronie dopóty, dopóki nie zostanie urzeczywistniony w postaci wynalazku, tj. rozwiązania technicznego o wartości dodanej dla aktualnego stanu techniki. Innowacja w postaci wynalazku musi cechować się tzw. przemysłową stosowalnością, co oznacza iż dzięki niemu – a dokładniej dzięki konstrukcji, założeniom, czy funkcjonalnościom wynalazku – może być uzyskiwany produkt bądź też dany sposób może być wykorzystywany w jakiejkolwiek działalności przedsiębiorstwa. Innymi słowy ochronie patentowej podlegają jedynie techniczne wytwory kreacji twórczej (intelektualnej), które najczęściej przebierają postać urządzenia, procesu, czy formulacji chemicznej.

O niemożności ochrony pomysłu jako wynalazku świadczy również art. 28 PWP, zgodnie z którym za wynalazki nie uważa się m.in. odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych, planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, itd. Wobec tego również ochrona patentowa umożliwia ochronę dopiero końcowego etapu wdrażania innowacji w działalności gospodarczej. W tym przypadku będzie to rozwiązanie techniczne stanowiące urzeczywistnienie pomysłu.

Pomysł jako know-how przedsiębiorstwa

Warto zastanowić się, czy pomysł – jako innowacyjny i przysługujący wyłącznie jego autorowi – może być chroniony jako know-how, którego ochronę przewiduje obecnie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („UZNK”). Zgodnie z dyspozycją tego przepisu, czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Stąd też nasuwa się pytanie, czy zatem tajemnica przedsiębiorstwa swoim desygnatem obejmuje ochronę pomysłu?

Pod pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Przepisy UZNK nie formułują dodatkowych wymogów formalnych, od których możliwość ochrony informacji byłaby uzależniona. Przede wszystkim takie informacje nie muszą być urzeczywistnione, spisane, czy utrwalone na jakimkolwiek nośniku. Oznacza to, że w zasadzie każda informacja o potencjalnej wartości gospodarczej może podlegać ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa, o ile jest niejawna, nieoczywista (niełatwo dostępna) dla osób zwykle zajmujących się tego rodzaju wiadomościami, a przedsiębiorca podjął – przy zachowaniu należytej staranności – działania w celu utrzymania tej informacji w poufności. Wydaje się więc, że tego rodzaju reżim ochrony prawnej będzie istotny dla ochrony pomysłu w trakcie procesu jego wdrażania jako innowacji w przedsiębiorstwie.

Skuteczność ochrony know-how na gruncie nowych przepisów UZNK

Ochrona know-how (informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) nie wydaje się być jednak na tyle silna, jak ochrona patentowa czy też prawnoautorska, które przyznają twórcom ustawową wyłączność do wytworów ich pracy intelektualnej. Przedsiębiorca, będący autorem informacji, musi stale nadzorować oraz kontrolować przetwarzanie informacji, tak by jego know-how nie stało się powszechnie dostępne. Co więcej ostatnia nowelizacja UZNK, która weszła w życie w dniu 4 września 2018 r., wprowadziła do art. 11 UZNK liczne wyłączenia legalizujące co do zasady bezprawne pozyskanie, ujawnienie czy wykorzystanie cudzego know-how. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie będzie więc rodziło odpowiedzialności, gdy zostanie ono dokonane w warunkach ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego (w tym przypadku chodzi o działania tzw. sygnalistów), lub też wobec związków zawodowych, na określonych w ustawie warunkach (art. 11 ust. 8 UZNK). Wskazane wyłączenia zdają się być jednak sformułowane przez ustawodawcę nad wyraz ogólnie oraz nieprecyzyjnie. Nie sposób przewidzieć jak sądy będą definiować określenie „interesu chronionego prawem” (w takim wyrażeniu może mieścić się chociażby pojęcie interesu prywatnego, interesu społecznego czy zbiorowego interesu konsumentów), jak również kiedy taka ochrona będzie uważana za uzasadnioną.

Najbardziej kontrowersyjna zdaje się być jednak legalizacja naruszeń know-how w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi. Jak bowiem wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, pojęcie swobody wypowiedzi należy rozumieć szeroko, tj. jako wolność wyrażania poglądów, pozyskiwania informacji i ich rozpowszechniania, także w ramach działalności prasowej. Tak szerokie interpretowanie przesłanki „swobody wypowiedzi” budzi jednak poważne wątpliwości, dając w tym przypadku duże możliwości potencjalnym naruszycielom w kontekście uzasadnionego w ich mniemaniu naruszenia know-how. W zasadzie każda wypowiedź ujawniająca informacje poufne przedsiębiorstwa może być dokonywana w warunkach wolności rozpowszechniania wiadomości. Tym bardziej, gdy jest dokonywana dla ochrony prawnie chronionego interesu.

Wydaje się zatem, że w przypadku opisywanego wyłączenia odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa powinno chodzić w istocie o swobodę wypowiedzi dziennikarskiej, ponieważ w innym przypadku ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa byłaby iluzoryczna. Także i w tym przypadku istnieją pewne ryzyka, ponieważ na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego wykonywanie zawodu dziennikarza nie ogranicza się wyłącznie do publikowania w prasie. Dziennikarze swoją działalność informacyjno-redakcyjną prowadzą również na portalach takich jak: facebook.com czy twitter.com, co może znacząco utrudniać przedsiębiorcom monitorowanie naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa.

Brak skutecznej recepty na ochronę prawną pomysłu

Ustawodawca nie przewiduje możliwości ochrony pomysłu jako takiego. Natomiast proces wdrażania w życie zrodzonej w umyśle autora idei (koncepcji), a raczej informacje składające się na ten proces, mogą być chronione na podstawie art. 11 UNZK, w sytuacji gdy zostaną spełnione przesłanki wskazane w przywołanym przepisie. Nie można jednak upatrywać w ustawodawstwie skutecznego panaceum na ochronę pracy intelektualnej człowieka, zwłaszcza tej wyartykułowanej na zewnątrz lecz w swej formie banalnej (tj. pomysł). O wiele rozważniejszym jest prewencyjne stosowanie fizycznych środków ochrony (przede wszystkim ograniczenie dostępu do informacji poufnych wobec osób trzecich, także pracowników) czy zawieranie umów o zachowaniu poufności.

aktualności szkolenie

Szkolenie: „Certyfikowany menedżer innowacji” z udziałem mec. Anety Pankowskiej

27 listopada 2018
szkolenie

Szanowni Państwo, 

serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez Certified Global Education Sp. z o.o. pt. „Certyfikowany menedżer innowacji„, które odbędą się w dniach 29-30.11.2018 r.

Drugiego dnia szkolenia, tj. w dniu 30.11.2018 r. wykład na temat: „Ochrony własności intelektualnej w projektach innowacyjnych” poprowadzi mec. Aneta Pankowska. W ramach tego bloku tematycznego zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • kapitał intelektualny organizacji a ochrona własności intelektualnej,
  • powstawanie własności intelektualnej,
  • charakterystyka zdolności ochronnej wynalazków, wzorów, znaków towarowych i utworów,
  • procedury uzyskiwania ochrony dóbr niematerialnych,
  • istota praw wyłącznych,
  • zakres i rola informacji patentowej – badania i analizy patentowe,
  • podstawy zarządzania własnością intelektualną.

Więcej na temat warsztatów mogą Państwo przeczytać pod tym linkiem: http://www.certge.pl/certyfikowany-menedzer-innowacji

patenty własność przemysłowa

Terminy przedawnienia roszczeń twórcy o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku

29 sierpnia 2018

Dla każdego twórcy rozwiązań wynalazczych istotną kwestię stanowi możliwość pozyskania w przyszłości stosownego wynagrodzenia, które odzwierciedlałoby rzeczywiście poniesiony wkład pracy własnej w stworzenie innowacji. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia za każdym razem, gdy uprawnienia twórcy w zakresie stworzonego wynalazku są ustawowo ograniczane, nawet pomimo samodzielnego zrealizowania pomysłu wynalazczego. Przykładem takiego ograniczenia palety uprawnień twórców są tzw. wynalazki pracownicze, wobec których pracodawca może – pod pewnymi warunkami – uzyskać uprawnienia do zgłoszenia patentu.

Prawo do wynagrodzenia

Pomimo utraty przez twórcę prawa do zgłoszenia wynalazku w celu jego opatentowania (a co za tym idzie, jego dalszej komercjalizacji), nadal – zgodnie z art. 22 ust. 1 PWP[1] – przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku przez uprawnionego w ten sposób pracodawcę. I tak, zasady kształtowania wynagrodzenia mogą być formułowane przez strony umownie (np. w ramach umowy o pracę) albo bezpośrednio wynikać z art. 22 ust. 2 PWP, zgodnie z którym:

Jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Przysługujące twórcy wynagrodzenie może być mu wypłacone w całości bądź w części, przy czym – zgodnie z art. 22 ust. 4 PWP – całość wynagrodzenia (albo jego pierwszą część) wypłaca się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku przez pracodawcę. Pozostałe części wynagrodzenia powinny być z kolei wypłacane najpóźniej w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku, jednak w okresie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści przez pracodawcę.

Terminy przedawnienia świadczeń o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku

Jak więc kształtują się terminy przedawnienia roszczeń o świadczenia z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku? W tym zakresie zastosowanie znajdują przepisy ogólne kodeksu cywilnego, w tym niedawno znowelizowany art. 118 KC. Zgodnie z jego obecnym brzmieniem, termin przedawnienia roszczeń wynosi co do zasady 6 lat (przed nowelizacją, która weszła w życie 09.07.2018 r., był to okres 10-letni[2]), natomiast dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

Wobec brzmienia art. 118 KC in fine, w praktyce pojawiły się pewne problemy z ustaleniem charakteru świadczenia w postaci wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, które wypłacane jest twórcy częściami, a co za tym idzie z określeniem terminu jego przedawnienia.

Nad problemem tym pochylił się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 24.01.2018 r. -w sprawie o sygn. I PK 107/17 – wskazywał, że roszczenie twórcy o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku wypłacanego częściami, nie może być świadczeniem okresowym. Jak zaznaczył skład sędziowski w komentowanym wyroku, tego rodzaju świadczenia charakteryzują się tym, że i) ich przedmiotem są pieniądze lub rzeczy oznaczone rodzajowo, ii) są one przekazywane przez dłużnika drugiej stronie zobowiązania w regularnych odstępach czasu, w ramach jednego stosunku prawnego, iii) przy czym te jednorazowe świadczenia mają charakter samoistny, tzn. nie stanową części jednego, większego świadczenia.

Stąd też wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, które jest pokrywane częściami, nie jest świadczeniem okresowym w rozumieniu art. 118 in fine KC. Poszczególne, częściowe wpłaty dokonywane na rzecz twórcy składają się bowiem na określoną w sposób kompleksowy całość i są dokonywane na poczet jednego, większego świadczenia. Wobec tego świadczenie z art. 22 PWP przedawnia się z upływem 6 lat (warte przy tym odnotowania jest, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13.04.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw, do roszczeń powstałych i nieprzedawnionych w dniu wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy nowe).

Przypisy:

[1] Zgodnie z art. 22 ust. 1 PWP, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21.

[2] http://prawobiznesu.com/projektowane-zmiany-terminu-przedawnienia-roszczen/

własność przemysłowa

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Własności Przemysłowej

12 kwietnia 2018
Prawo własności przemysłowej

W dniu 15.03.2018 r. zakończył się etap konsultacji publicznych do zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju, obszernej nowelizacji ustawy Prawo Własności Przemysłowej (dalej jako: „PWP” lub „Ustawa”). W ramach tych konsultacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zorganizowało konferencję uzgodnieniową, w czasie której dyskutowano nad zmianami ww. projektu ustawy.

Cel nowelizacji Ustawy

Nowelizacja PWP związana jest z potrzebą implementacji przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2046, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Jednocześnie projekt Ustawy zawiera wiele zmian dostosowujących polski porządek prawny do dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, jak również Konwencji o Patencie Europejskim, Układu o Współpracy Patentowej. Zakładanym celem nowelizacji PWP ma być także usprawnienie postępowania sprzeciwowego oraz spornego.

Najważniejsze zmiany PWP

Nowelizacja ma wprowadzić szereg istotnych modyfikacji w Ustawie. Wśród nich należy przede wszystkim wskazać na:

1) zmiany w zakresie materialnoprawnych podstaw zdolności patentowej

W zakresie przepisów regulujących materialnoprawne podstawy zdolności patentowej zaproponowano m.in. modyfikację katalogu rozwiązań wyłączonych spod możliwości opatentowania (art. 28 PWP), jak również katalogu rozwiązań technicznych, na które nie udziela się patentów (art. 29 ust. 1 pkt. 2). Przedstawione modyfikacje mają na celu ujednolicenie prawa polskiego z ustawodawstwem międzynarodowym.

2) zmiany w zakresie dokumentacji patentowej i procedury rozpatrywania zgłoszenia

W ramach planowanej nowelizacji przepisów PWP regulujących wymogi dokumentacji patentowej, należy wskazać przede wszystkim na zmiany dotyczące:

  • rozumienia wymogu jednolitości wynalazku – zgodnie z art. 34 ust. 1 PWP, zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy; na gruncie nowelizacji jednolitość pomysłu wynalazczego ma być badana przez pryzmat istotnych cech technicznych, które łączą zgłaszane wynalazki,
  • wstępnej oceny zgłoszenia, dokonywanej na podstawie art. 47 ust. 3 PWP –nowelizacja zakłada, iż przedmiotowa ocena może być dokonana przez Urząd Patentowy w zakresie spełnienia tak wymogu jednolitości zgłoszenia, jak i badania wszystkich przesłanek patentowalności (do tej pory badanie  było przeprowadzane jedynie co do przesłanek nowości i przemysłowej stosowalności),
  • wprowadzenia możliwości wnioskowania przez zgłaszającego wynalazek o przeprowadzenie przez Urząd Patentowy poszukiwań typu międzynarodowego – sprawozdanie z tego rodzaju poszukiwań międzynarodowych pozwoli zgłaszającym na dokonanie – już na tak wczesnym etapie – oceny szans opatentowania wynalazku chociażby w ramach systemu PCT,
  • doprecyzowania przesłanek odmowy udzielenia patentu w ramach art. 49 ust. 1 PWP, poprzez wskazanie, iż dotyczy to sytuacji, w których wynalazek: (i) nie został przez zgłaszającego przedstawiony w sposób na tyle jasny i wyczerpujący, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić (na podstawie zastrzeżeń, wspartych opisem), bądź (ii) gdy zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły oraz są w całości poparte opisem,
  • wprowadzenia możliwości ograniczenia przez uprawnionego treści zastrzeżeń patentowych wynalazku, na który Urząd Patentowy już udzielił patentu (projektowany art. 891-892 PWP),
  • poszerzenia możliwości wprowadzania poprawek do zastrzeżeń patentowych wynalazku, bez zmiany jego istoty, do czasu podjęcia decyzji o udzieleniu patentu (projektowany art. 37 PWP).
3) zmiany w zakresie znaków towarowych

Najistotniejszą planowaną zmianą w odniesieniu do regulacji znaków towarowych, ma być wprowadzenie możliwości wystąpienia przez uprawnionego ze stosownymi roszczeniami z art. 296 PWP przeciwko pośrednikowi, z usług którego korzystano przy naruszeniu praw ochronnych do znaków towarowych (projektowany art. 296 ust. 3 PWP). Proponowana zmiana jest rezultatem szeroko komentowanego orzeczenia TSUE z dnia 07.07.2016 r. w sprawie w sprawie C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC i in. przeciwko DELTA CENTER a.s.

Trybunał w ww. wyroku wskazał, iż dzierżawcy hal targowych, wynajmujący indywidualne stanowiska handlowe podmiotom z nim niezwiązanym, mogą odpowiadać za naruszenia praw własności przemysłowej dokonane przez wynajmujących.

4) zmiany w zakresie wzorów użytkowych

Zgodnie z projektowaną definicją, „wzorem użytkowym ma być nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci”.

W stosunku do dotychczasowego brzmienia art. 94 ust. 1 PWP, zrezygnowano z wymogu, by nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne w postaci wzoru użytkowego miało dotyczyć, obok kształtu lub budowy, także zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Pojęcie to było dotychczas utożsamiane ze zbiorem elementów o trwałej postaci, a więc zdefiniowanych pod względem przestrzennym, trwale powiązanych ze sobą funkcjonalnie.

Wraz z ww. definicją pewnym zmianom pojęciowym uległy także poszczególne przesłanki rejestracji. W tym zakresie sporo kontrowersji wzbudza wprowadzenie do PWP definicji przesłanki „nowości”, zgodnie z którą – według projektu Ustawy – wzór użytkowy ocenia się według jego istotnych cech technicznych. Z drugiej strony, w ramach planowanej nowelizacji nie przewidziano zmian w zakresie art. 100 PWP, który w przypadku przesłanki „nowości” wzoru użytkowego odsyła do art. 25 PWP, gdzie uregulowano zakres pojęciowy przesłanki „nowości” w odniesieniu do wynalazków. W tym zakresie, występuje więc pewna kolizja, która winna być przez ustawodawcę jak najszybciej wyeliminowana.

Komentarz autora

Opisywaną nowelizację PWP należy ocenić pozytywnie. Projektowane zmiany wprowadzają istotne usprawnienia oraz w dużej mierze wyjaśniają powstałe w doktrynie i orzecznictwie wątpliwości co do brzmienia niektórych przepisów. W tym zakresie należy z aprobatą przyjąć przede wszystkim modyfikacje mające na celu doprecyzowanie pojęcia wzoru użytkowego, dostosowanie do prawa międzynarodowego katalogu wyłączeń spod patentowalności, czy też wprowadzenie możliwości ograniczenia zastrzeżeń patentowych dla wynalazku już chronionego. Dużym ułatwieniem dla zgłaszających będzie również możliwość wystąpienia do Urzędu Patentowego z wnioskiem o dokonanie poszukiwań typu międzynarodowego. Należy mieć nadzieję, że sporządzone przez Urząd Patentowy sprawozdanie z takich poszukiwań ułatwi zgłaszającym wynalazki dokonanie wstępnej oceny szans w przedmiocie możliwości patentowych tak w Polskie, jak i w innych krajach.