Przeglądana kategoria

znaki towarowe

patenty własność przemysłowa wzory przemysłowe znaki towarowe

Roszczenie informacyjne z PWP niekonstytucyjne

7 grudnia 2018
roszczenie informacyjne

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 6.12.2018 r. (sygn. SK 19/16) orzekł niekonstytucyjność art. 2861 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: „PWP”). Zdaniem Trybunału, przepis ten narusza wolność prowadzenia działalności gospodarczej i zasadę proporcjonalności, o której mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Czego dotyczył wyrok?

Na podstawie art. 2861 ust. 1 pkt. 3 PWP osobę dotknięta naruszeniem jej praw własności przemysłowej była uprawniona do wystąpienia z wnioskiem – w trakcie lub przed wytoczeniem powództwa – o tzw. zabezpieczenie roszczeń informacyjnych . Uwzględnienie takiego żądania powodowało nałożenie na „osobę inną niż naruszająca” zobowiązanie/nakaz do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem patentów lub znaków towarowych. Dane te miały dotyczyć pochodzenia i sieci dystrybucji towarów lub usług naruszających prawa własności przemysłowej uprawnionego. Roszczenie informacyjne mogło przy tym zostać nałożone przez sąd wyłącznie wtedy, jeżeli naruszenia tych praw było wysoce prawdopodobne oraz stwierdzono, że osoba obowiązana:

  1. posiadała towary naruszające patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
  2. korzystała z usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
  3. świadczyła usługi wykorzystywane w działaniach naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
  4. została wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji,

a powyższe działania miały na celu uzyskanie przez obowiązanego bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmowało to działań konsumentów będących w dobrej wierze.

Powyższe informacje często służyły uprawnionemu do wykazania w ramach procesu cywilnego okoliczności faktycznych, które dowodziłyby, że naruszenie jego praw miało w rzeczywistości miejsce. Ponadto znacząco ułatwiały dochodzenie roszczeń pieniężnych, które wymagały dodatkowego udowodnienia rozmiaru bezprawnie uzyskanych korzyści przez osobę naruszyciela i chociażby rozmiaru poniesionej przez uprawnionego szkody. W praktyce wykazanie ww. okoliczności przysparza zasadniczych trudności.

Naruszenie zasad proporcjonalności i wolności prowadzenia działalności gospodarczej

Natomiast zdaniem Trybunału Konstytucyjnego (dalej: „TK„) przekazanie określonych, wskazanych w art. 2861 ust. 1 pkt. 3 PWP informacji handlowych dotyczących danego przedsiębiorstwa jako takie nie ma charakteru odwracalnego. Często bywało więc tak, że strona obowiązana wyjawiała (czasem nawet swojemu konkurentowi) szerokie spektrum informacji, które nie zawsze służyły zabezpieczeniu i ułatwieniu dochodzenia roszczeń w „głównym” postępowaniu sądowym. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zastosowane środki o takim natężeniu nie były konieczne dla ochrony innych konstytucyjnych wartości. Wobec takiej oceny TK uznał art. 2861 ust. 1 pkt. 3 PWP za sprzeczny z konstytucyjną zasadą proporcjonalności.

Ponadto w ocenie Trybunału, obowiązywanie art. 2861 ust. 1 pkt. 3 PWP jest nieproporcjonalne w stosunku do ochrony praw osób prowadzących działalność gospodarczą – zobowiązanych do udzielenia informacji. Stąd też – zdaniem TK – kwestionowany przepis naruszył także konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji), nie dając odpowiednich w tym zakresie gwarancji osobie obowiązanej. W obecnym kształcie art. 2861 ust. 1 pkt. 3 PWP nie chroni bowiem obowiązanego przed nadużyciami ze strony uprawnionego, który wchodzi w posiadanie tajemnicy handlowej (szeroko rozumianej, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Trzeba nadto zauważyć, że wyrok TK dotyczy wyłącznie roszczenia informacyjnego stosowanego wobec osób „innych niż naruszające”. Nadal więc istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń informacyjnych wobec „osoby naruszającej”, zgodnie z art. 2861 ust. 1 pkt. 2 PWP.

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, niekonstytucyjny przepis utraci moc obowiązującą.

 

Przypisy:

1. Informacje o wyroku TK można znaleźć na stronie: http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/10402-naruszenie-praw-wlasnosci-przemyslowej/?fbclid=IwAR106loXEUfaVUV3VfgDib6bpVLTHlbNZ5b21UDB_NtG4u5BTt5TwzkTvzY

2. O roszczeniu informacyjnym na blogu pisaliśmy pod tym linkiem: http://pankowska.com.pl/roszczenie-informacyjne-czy-pomaga-w-dochodzeniu-roszczen-pienieznych-zwiazanych-z-naruszeniem/

 

znaki towarowe

O wysokości opłat za ochronę wspólnych znaków towarowych decydują podmioty uprawnione do używania

13 września 2018
znak wspólny

Wyrokiem z dnia 30.05.2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych stwierdził nieważność uchwały, podjętej przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. „w sprawie zryczałtowanej stawki za ochronę znaków towarowych”. Wyrok jest prawomocny.

Znak wspólny – rejestracja i jego dalsze losy.

Sprawa jest ciekawa, a kontekst sporu wiąże się z rozpoznawalnym znakiem wspólnym, zarejestrowanym jeszcze w latach 80-tych poprzedniego wieku. Ochrona na znak wspólny została udzielona Zrzeszeniu przedsiębiorstw państwowych z branży zielarskiej pod rządami ustawy z 23 marca 1963 r. o znakach towarowych.

Znak używany był przez wiele lat przez wszystkie przedsiębiorstwa państwowe skupione w ww. Zrzeszeniu, dzięki czemu zyskał bardzo dużą rozpoznawalność wśród polskich odbiorców. Znak ten do dziś wywołuje pozytywne skojarzenia z oferowanymi pod nim towarami.

W roku 1989 zrzeszenia – jako twory specyficzne dla prawa obowiązującego w PRL – uległy likwidacji na mocy ustawy z dnia 24.02.1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Wobec faktu, że: i) w rejestrze prowadzonym dla znaku wspólnego jako uprawnionego wskazano Zrzeszenie, a ii) Urzędowi Patentowemu nieznana wówczas była praktyka wpisywania do rejestru kilku uprawnionych (np. przedsiębiorstw państwowych), powstał problem, jak dalej chronić znak wspólny, tak aby przedsiębiorstwa państwowe skupione w Zrzeszeniu nadal mogły go używać na zasadzie wyłączności.

Pojawił się pomysł, aby założyć spółkę z.o.o. i jej powierzyć prawa z rejestracji. Tak też się stało – w założeniu spółki uczestniczyły wszystkie przedsiębiorstwa państwowe, a Urząd Patentowy wpisał tę spółkę z o.o. jako podmiot prawa z rejestracji. W umowie spółki z o.o. nie znalazły się jednak żadne postanowienia dotyczące podejmowania decyzji w sprawach znaku. Wspólnicy po prostu osiągali porozumienie w tej sprawie w drodze kompromisów. Stan ten trwał przez wiele lat.

Zmiany własnościowe doprowadziły do konfliktów w spółce z o.o. – tło postępowania.

Z biegiem lat przedsiębiorstwa państwowe zniknęły, a w ich miejsce pojawiły się spółki handlowe (coraz silniej ze sobą konkurujące).  W kolejnych latach spółka z o.o. uzyskała w swoim imieniu (ale na rzecz swoich wspólników) kolejne rejestracje oznaczenia – dla nowych towarów i na kolejnych terytoriach. Po kilkunastu latach funkcjonowania spółki z o.o. doszło także w jej ramach do przekształceń własnościowych – jeden ze wspólników uzyskał większość kapitałową. Wtedy też pojawiła się pokusa, aby – wraz z kontrolą nad spółką z o.o. – przejąć również kontrolę decyzyjną w sprawach wspólnych znaków towarowych.

Zaskarżona uchwała zobowiązywała wspólników do wnoszenia opłat na rzecz spółki z o.o. Uchwała ta została podjęta przy tym wyłącznie głosami wspólnika większościowego, przy sprzeciwie pozostałych wspólników. Mniejszościowi wspólnicy argumentowali, że materia ta należy do materii umownej, tj. musi zyskać aprobatę wszystkich wspólników. Nie może być zatem narzucona głosami większościowego wspólnika. Spór miał przy tym swój istotny kontekst – część opłat wnoszonych do spółki na ochronę znaków była de facto przeznaczana na … finansowanie sporów właśnie z mniejszościowymi wspólnikami (rzekomo w celu ochrony znaku wspólnego).

Orzeczenie Sądu Okręgowego.

Sąd przyznał rację wspólnikom mniejszościowym (jednego z nich reprezentowała Kancelaria RKKW). Wskazał, że umowa spółki nie nakłada na wspólników jakichkolwiek zobowiązań wobec spółki. Brak takiego postanowienia w umowie spółki z o.o. wyłącza możliwość skutecznego nakładania jakichkolwiek zobowiązań w drodze uchwały zgromadzenia wspólników (art. 159 k.s.h. w związku z art. 151 § 1 k.s.h.). Oczywiście mogą oni zawierać umowy i dobrowolnie spełniać świadczenia na rzecz spółki z o.o. Jednak w braku porozumienia spółka, głosami większości, nie może w sposób ważny postanowić o nałożeniu na wspólników nieprzewidzianych w umowie spółki obowiązków. Potrzeby podjęcia w tej mierze uchwały nie może uzasadniać np. (realna lub jedynie deklarowana) konieczność finansowania działalności spółki z o.o. dla zapewnienia jej możliwości realizacji założonego celu gospodarczego.

własność przemysłowa znaki towarowe

Czerwona podeszwa może być znakiem towarowym

11 lipca 2018
louboutin

Stan faktyczny

Cechą charakterystyczną produktów, sygnowanych nazwiskiem Louboutina, są słynne „czerwone podeszwy”. Rozpoznawalny niemal na całym świecie czerwony kolor (Pantone 18-1663TP) naniesiony na zewnętrzną podeszwę buta, zgłoszony został w grudniu 2009 r. przez projektanta – Christiana Louboutina – w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu jako znak towarowy Beneluksu. Znak zarejestrowany został w styczniu 2010 r. pod nr 0874489 dla towarów z klasy 25: „obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)”. W roku 2013 Louboutin ograniczył wyżej wskazany zakres ochrony znaku towarowego do „obuwia na wysokich obcasach (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)”.

louboutin

W roku 2012 niderlandzka spółka Van Haren wprowadziła do obrotu obuwie na wysokich obcasach. Na podeszwy obuwia wytworzonego przez Van Haren naniesiono kolor czerwony.

W związku z powyższym w roku 2013 Christian Louboutin pozwał Spółkę Van Haren o naruszenie prawa do zarejestrowanego przez niego znaku towarowego. Niderlandzki Sąd I instancji przychylił się do żądania Louboutina i – wydając wyrok zaoczny – uwzględnił je w części. Spółka Van Haren zaskarżyła wydany wyrok, wnosząc o unieważnienie praw do znaku towarowego „czerwonej podeszwy” na podstawie art. 3 ust 1 lit. e) ppkt (iii) Dyrektywy [2008/95]. Zgodnie z tym przepisem, nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały zarejestrowane mogą zostać uznane za nieważne oznaczenia, które składałyby się wyłącznie z kształtu zwiększającego wartość towarów. Co ciekawe, argumentację spółki Van Haren podzielił m.in. rzecznik generalny Maciej Szpunar.

Wyrok TSUE

Wobec powyższego sporu, niderlandzki sąd wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującym pytaniem prejudycjalnym:

Czy pojęcie »kształtu« w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy [2008/95] (w wersjach językowych niemieckiej, angielskiej i francuskiej [tej dyrektywy], odpowiednio: Form, shape i forme) jest ograniczone do trójwymiarowych cech towaru, takich jak (przedstawione trójwymiarowo) kontury, rozmiar i objętość towaru, czy też przepis ten dotyczy także innych (niż trójwymiarowe) cech towaru, takich jak kolor?

TSUE w odpowiedzi na zadane pytanie, dopuścił zarejestrowanie spornego oznaczenia jako znaku towarowego i zważył, że „w przypadku czerwonej podeszwy Louboutina znak towarowy nie dotyczy szczególnego kształtu podeszwy butów na wysokich obcasach, ponieważ w opisie tego znaku towarowego wyraźnie wskazano, że kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie przedstawieniu umiejscowienia czerwonego koloru wskazanego w zgłoszeniu do rejestracji”.

Do sprawy nie znajduje zatem zastosowania ww. art. 3 ust 1 lit. e) ppkt. (iii) Dyrektywy. Podstawowym elementem ochrony wynikającej z prawa do znaku towarowego jest w przypadku opisywanej sprawy sprecyzowany kolor umieszczony na zewnętrznej podeszwie obuwia, a nie kształt, który jedynie wskazuje umiejscowienie czerwonego koloru.

własność przemysłowa znaki towarowe

Oznaczenie „France.com” nie może być zarejestrowane jako unijny znak towarowy

4 lipca 2018
znak towarowy

Stan faktyczny

W dniu 08.08.2014 r. do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej jako: „EUIPO”) wpłynął wniosek o rejestrację słowno-graficznego oznaczenia „france.com”. Oznaczenie te zostało zgłoszone dla sygnowania nim usług świadczonych w zakresie reklamy, a dokładniej promocji i marketingu, podróży, informacji turystycznej, publikacji online.

znak towarowy

Swój sprzeciw wobec rejestracji ww. oznaczenia, w dniu 15.12.2014 r. wniosła Francja, powołując się na swój wcześniejszy, zarejestrowany słowno-graficzny znak unijny:

znak towarowy

Znak towarowy, który Francja przywołała w swoim sprzeciwie został zgłoszony m.in. dla usług w zakresie reklamy, promocji osób trzecich, public relations, publikacji tekstów, publikacji książek elektronicznych i dzienników online.

EUIPO ostatecznie odmówiło rejestracji oznaczeniu „France.com”

EUIPO dokonało rejestracji znaku „France.com”, by następnie – na skutek odwołania Francji – stwierdzić nieważność pierwotnej decyzji i w konsekwencji odmówić spornemu oznaczeniu zdolności rejestracyjnej, z uwagi na stwarzane przez nie podobieństwo do wcześniejszego, unijnego znaku znak towarowy. Od finalnej decyzji Urzędu, uprawniony wniósł do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie jej nieważności.

Wyrok Sądu UE

Wyrokiem z dnia 26.06.2018 r. Sąd UE w sprawie T-71/17 utrzymał finalną decyzję Urzędu w mocy. W uzasadnieniu tego orzeczenia przypomniano m.in., że proces porównywania kolidujących ze sobą oznaczeń powinien być przeprowadzany całościowo, a więc koniecznym jest w szczególności uwzględnienie ogólnego wrażenia wywieranego przez te znaki. W tym zakresie istotne jest zestawienie ich elementów dominujących i dystynktywnych (odróżniających).

W tym duchu Sąd UE wskazał, że  znak towarowy  oraz  znak towarowy są podobne do siebie, lub nawet niemal identyczne pod względem:

  • fonetycznym – porównywane oznaczenia zawierają wspólny element słowny „france”. Z kolei, jak słusznie zauważył Sąd UE, element „com” dla spornego oznaczenia będzie zasadniczo przez konsumentów traktowany jako wskazanie domeny internetowej. Wobec tego, zdolność odróżniająca dodatkowego elementu słownego „com” będzie znikoma;
  • koncepcyjnym – porównywane oznaczenia zawierają wspólny element słowny „France”, tj. jednoznacznie kojarzący się z Republiką Francuską. Dodatkowo, oba kolidujące znaki odwołują się do jednego ze znanych symboli tego kraju, tj. wieży Eiffela. Co więcej, odwołują się one do kolorów flagi francuskiej, tj. czerwonego, białego, niebieskiego.

Szczególnie wysoki stopień podobieństwa porównywanych oznaczeń na ww. płaszczyznach oraz fakt, że służą one do oznaczania identycznych lub podobnych usług, przemawia – zdaniem Sądu UE – za wprowadzającym w błąd charakterem oznaczenia znak towarowy. Stąd też, sporne oznaczenie nie powinno być zarejestrowane jako unijny znak towarowy.

Opisywane orzeczenie wpisuje się w dotychczasową praktykę orzeczniczą sądów unijnych w przedmiocie badania podobieństwa potencjalnie kolidujących ze sobą oznaczeń. Z aprobatą więc należy ocenić konsekwentność, z jaką Sąd UE implementuje wypracowane w tym zakresie tezy, zasady i doświadczenia.

nieuczciwe praktyki rynkowe ochrona konsumentów własność przemysłowa znaki towarowe

Równoległe paski na butach tylko dla Adidasa

19 czerwca 2018
znaki renomowane

Renomowanym znakom towarowym, jako oznaczeniom powszechnie znanym i cieszącym się dobrą opinią wśród konsumentów na całym świecie, zapewnia się wyższy poziom ochrony prawnej. Przekonała się o tym spółka Shoe Branding Europe BVBA, której odmówiono rejestracji unijnych znaków towarowych w odniesieniu do obuwia oraz obuwia ochronnego, wykorzystującego motyw dwóch równoległych pasków.

Stan faktyczny

Wspomniana spółka, Shoe Branding Europe BVBA, w dniach 01.07.2009 r. oraz 08.12.2011 r. złożyła przed EUIPO (wcześniej: OHIM) wnioski o rejestrację dwóch unijnych znaków towarowych odpowiednio dla „obuwia” i „obuwia ochronnego”.

shoe branding europe

Zgłoszenia te zostały następnie opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych, prowadzonym przez EUIPO, w dniu 14.06.2010 r. oraz 26.03.2012 r. Dzięki temu osoby trzecie mogły zapoznać się ze zgłoszeniami.

Informacje o planowanej rejestracji obu ww. oznaczeń powzięła między innymi niemiecka spółka adidas AG – światowy i powszechnie znany potentat rynku obuwniczego. Adidas, w roli interwenienta ubocznego, zgłosił stosowne w tym zakresie sprzeciwy – odpowiednio w dniach: 13.09.2010 r. oraz 29.05.2012 r.

Oba ww. sprzeciwy, wobec oznaczeń Shoe Branding Europe, zostały oparte między innymi na wcześniej zarejestrowanym unijnym znaku towarowym, składającym się z trzech równoległych pasków o tej samej szerokości umieszczonych na zewnętrznej powierzchni buta.

Zdaniem EUIPO istniało ryzyko, że właściwy krąg odbiorców (nabywców obuwia) dostrzeże związek między kolidującymi ze sobą znakami, wobec czego używanie zgłoszonych przez Shoe Branding Europe oznaczeń powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego unijnego znaku, zarejestrowanego na rzecz adidas.

Decyzje te zostały przez Shoe Branding Europe zaskarżone, jako sprzeczne z przepisami rozporządzeń unijnych, co powinno przesądzać o ich nieważności.

Wyrok Sądu Unii Europejskiej

Wyrokiem z dnia 01.03.2018 r. Sąd Unii Europejskiej, rozpoznający ww. skargi Shoe Branding Europe, utrzymał obie decyzje EUIPO w mocy (sprawy połączone: T-629/16 i T-85/16). Zdaniem Sądu, argumentacja Urzędu ds. Własności Intelektualnej w całości zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd zaznaczył, że w trakcie postępowania przed EUIPO adidas dostarczył wystarczających dowodów do przyjęcia renomy znaku wcześniejszego. Niemiecka spółka przedstawiła między innymi wyniki z sondaży opinii publicznej, przeprowadzonych w trzynastu krajach Unii Europejskiej, które wskazywały na dużą znajomość znaku towarowego w postaci trzech równoległych pasków umieszczanych na butach wśród konsumentów. Sąd za istotne dla rozstrzygnięcia sprawy przyjął także dowody z orzeczeń krajowych, w których sądy powszechne stwierdzały istnienie renomy wcześniejszego znaku towarowego, jak również dane dotyczące wysokości obrotów oraz nakładów na marketing i promocję oznaczenia adidas. Na tej podstawie Sąd uznał, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą wśród docelowej grupy odbiorców na znacznym obszarze UE.

Wobec powyższego w uzasadnieniu wyroku wskazano, że EUIPO w sposób prawidłowy przyjęło, iż w niniejszej sprawie (i) istniało rzeczywiste prawdopodobieństwo, że używanie zgłoszonych znaków towarowych powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego adidas oraz (ii) że Shoe Branding Europe nie wykazała istnienia uzasadnionego powodu do używania zgłoszonych przez siebie oznaczeń.

Czym są znaki renomowane?

Zarówno decyzje EUIPO, jak i omawiane orzeczenia Sądu Unii Europejskiej wpisują się w dotychczasową praktykę orzeczniczą, kształtującą szeroki zakres ochrony unijnych renomowanych znaków towarowych. Stwierdzenie naruszenia praw do tego rodzaju oznaczeń jest bowiem możliwe po wykazaniu, iż:

  • znak późniejszy (zgłoszony do rejestracji) jest podobny lub identyczny do znaku renomowanego,
  • używanie znaku późniejszego bez uzasadnionego powodu przynosiłoby zgłaszającemu nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku renomowanego,
  • nie jest przy tym ważne, dla jakiego rodzaju towarów i/lub usług znak późniejszy został zgłoszony.

Przyznanie znakom renomowanym tak szerokiego zakresu ochrony wynika przede wszystkim z mocnej pozycji marketingowej i siły przyciągania takiego oznaczenia. Znaki renomowane są szczególnie narażone na ich bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie – w szczególności poprzez wytworzenie z nimi skojarzeń, co może prowadzić do uszczuplenia odróżniającego charakteru, a przy istotnej skali naruszeń, do deprecjacji renomowanego oznaczenia. Z aprobatą należy więc przyjąć kolejne wyroki / decyzje organów unijnych, które umacniają dotychczasową praktykę orzeczniczą, przyznającą znakom renomowanym szeroki zakres ochrony.