Browsing Tag

EUIPO

aktualności

Unieważniamy wzór wspólnotowy i uwalniamy Klienta od obowiązku płatności wysokich opłat licencyjnych

2 lipca 2019

Decyzją z dnia 11.1.2019 r. Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”) unieważnił wzór wspólnotowy z uwagi na brak jego indywidualności oraz nowości.

Nasz Klient w 2015 roku zawarł umowę licencji, na podstawie której uzyskiwał prawa do korzystania z wzoru wspólnotowego w ramach wymienników ciepła, które są elementami pomp ciepła. W zamian za udzielenie licencji, Klient zobowiązał się do uiszczania wysokich, comiesięcznych opłat licencyjnych, które w istocie miały finansować prowadzone przez kooperanta dalsze prace badawczo-rozwojowe. Umowa została zawarta na 15 lat bez możliwości wypowiedzenia.

Wykorzystanie wzoru w ramach wymiennika ciepła okazało się być jednak nieefektywne. Kontrahent wspólnie z Klientem stworzyli nowe prototypy urządzeń – tym razem bez użycia elementu zgodnego z wzorem. Całe przedsięwzięcie finansował Klient, a jednym ze składników wynagrodzenia miały być ww. opłaty licencyjne.

Po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych nad nowym rozwiązaniem, kooperant jednak zażądał od Klienta dalszego uiszczania opłat licencyjnych za korzystanie z wzoru, pomimo że nie był on nigdy stosowany, produkowany ani wprowadzany do obrotu zgodnie z treścią umowy licencji. Z uwagi na brak dokonania ww. płatności kooperant wszczął liczne postępowania o zapłatę.

W celu usunięcia podstawy prawnej płatności wnieśliśmy do EUIPO o unieważnienie wzorów (pięć jego odmian), wskazując że nie spełniają przesłanek ochrony. Jedynym bowiem dowiedzionym użyciem wzorów było wykorzystanie w ramach wymiennika ciepła, w którym element objęty wzorem jest całkowicie niewidoczny dla przeciętnego użytkownika. Oznacza to, że nie będzie wywoływał na jego odbiorcach potencjalnego, odmiennego wrażenia, co stanowi jedną z przesłanek ochrony wzorów wspólnotowych.

EUIPO podzieliło naszą argumentację i unieważniło wszystkie prawa z rejestracji.

Nad sprawa pracują r. pr. Aneta Pankowska i apl. adw. Aleksandra Modzelewska.

własność przemysłowa znaki towarowe

Oznaczenie „BIG MAC” dla wszystkich?

19 lutego 2019
BIG MAC

W dniu 11.1.2019 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”) wydał decyzję o wygaśnięciu słownego, unijnego znaku towarowego „BIG MAC”. Powodem było nieudowodnione przez uprawnionego używanie znaku w obrocie przez nieprzerwany okres 5-ciu lat.

Sprawa wzbudza w sieci duże zainteresowanie. Nie trudno się temu dziwić, gdyż dotyczy produktu należącego do jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie – McDonald’s International Property Company Ltd. (dalej: „McDonald’s”). McDonald’s posiada 40 000 restauracji w 118 państwach, gdzie dziennie obsługiwanych jest w sumie około 69 milionów klientów[1]. Nic więc dziwnego, że losy fast foodowego giganta są dla wielu tak istotne.

Jakie będą skutki wygaszenia znaku „BIG MAC”? Jak donosi The Guardian[2] – restauracja Burger King w Szwecji zaczęła przykładowo promować swoje kanapki hasłami:

– „Burger Big Mac wish it was” (pol. Burger, którym Big Mac chciałby być”);

– „Like A Big Mac but actually Big” (pol. „Jak Big Mac, ale naprawdę duży”).

Z jakiego powodu McDonald’s utracił prawo do znaku „BIG MAC”? Odpowiedzi dostarcza najnowsza decyzja EUIPO w tej sprawie.

Stan faktyczny. Podstawy wniosku o unieważnienie.

Wniosek o wygaszenie znaku „BIG MAC” złożyła w dniu 11.4.2017 r. spółka Supermac’s (Holdings) Ltd. (dalej: „Supermac”). Supermac zarzucał, że znak „BIG MAC” nie był używany w obrocie przez nieprzerwany okres pięciu lat, poprzedzających złożenie ww. wniosku, w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których został zarejestrowany.

W odpowiedzi na wniosek McDonald’s przedstawił EUIPO dowody na używanie znaku. Nie przekonały one jednak EUIPO, który przychylił się do wniosku Supermac. EUIPO zdecydowało więc o wygaszeniu znaku towarowego „BIG MAC” w całości. To właśnie kwestie dowodowe w głównej mierze zaważyły na decyzji EUIPO i to im poświęcona jest większa część uzasadnienia decyzji.

Uzasadnienie

Dla pełnego zrozumienia decyzji EUIPO, należy wskazać, jak w prawie znaków towarowych rozumiane jest pojęcie „rzeczywistego używania”. Nie jest to jednak sprawa prosta. Ustawodawstwo tak unijne, jak i polskie, nie zawiera definicji legalnej „rzeczywistego używania”. Wobec tego badanie, czy znak był „rzeczywiście używany” podlega każdorazowej ocenie na podstawie dostarczonych przez strony dowodów.

Jakie dowody przedstawił McDonald’s? Dlaczego okazały się być one niewystarczające dla utrzymania ochrony znaku? Poniżej przedstawiam cztery grupy dowodów dostarczonych McDonald’s oraz fragmenty uzasadnienia decyzji odnoszące się do każdej z nich.

1) Pisemne oświadczenia przedstawicieli oddziałów we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii

Przedstawiciele oddziałów McDonalds’ w ramach pisemnych oświadczeń poświadczyli wysokie wyniki sprzedażowe kanapek ”BIG MAC” w okresie pomiędzy 2011-2016. Zdaniem EUIPO, nie sposób odmówić wartości dowodowej pisemnym oświadczeniom. Mimo to mają one zdecydowanie mniejszą wartość i moc niż dowody pochodzące z niezależnych źródeł.

2) Broszury, druki plakatów reklamowych i opakowania z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, pokazujące znak „BIG MAC” w odniesieniu do kanapek

Plakaty i broszury przedstawiały kanapkę umieszczoną w menu obok innych produktów lub indywidualnie. Część materiałów zawierała cenę, a część jedynie miejsce do jej uzupełnienia.

Jednakże zdaniem EUIPO, samo przedstawienie broszur i materiałów reklamowych nie potwierdza, że promowane towary były faktycznie dystrybuowane wśród klientów pod spornym znakiem lub też, że wpływały i zachęcały konsumentów do ich zakupu.

EUIPO zarzuciło również brak przedstawienia przez McDonald’s danych dot. tego, jak wiele towarów zostało rzeczywiście zaoferowanych lub sprzedanych przy użyciu dostarczonych w ramach postępowania opakowań.

3) Wydruki ze stron internetowych McDonald’s z domen zarejestrowanych w państwach europejskich, datowane na 2014-2016

Co do zasady, dowód z wydruku strony internetowej może potwierdzać naturę korzystania ze znaku towarowego oraz fakt oferowania towarów nim oznaczonych. Jednak samo przedstawienie wyciągów ze stron internetowych, przedstawiających produkt i znak towarowy, jest niewystarczające. Nie potwierdza ono miejsca, czasu czy zakresu korzystania ze znaku towarowego.

EUIPO wskazało, że wzmocnienie dowodu z wydruków może opierać się na przedstawieniu danych dotyczących ruchu internetowego na stronie. Mogą to być również dowody przedstawiające, czy składane są zamówienia na towar sygnowany znakiem w określonym czasie i na określonym terytorium.

Poszczególne wydruki rzeczywiście były oznaczone znakiem towarowym „BIG MAC”. Jednak nie sposób wywnioskować z nich, w jaki sposób i czy w ogóle możliwy był zakup towaru lub jego zamówienie. Nie został więc wskazany rzeczywisty, komercyjny aspekt używania znaku towarowego (brak powiązania zakupu ze znakiem BIG MAC).

4) Wydruk ze strony Wikipedia.com

EUIPO słusznie zauważyło, że informacje na Wikipedia.com mogą być zmieniane przez użytkowników, co wpływa niekorzystnie na ich wartość dowodową. Dowód tego rodzaju mógłby być uznany za istotny jedynie, jeśli popierałby inny, niezależny dowód.

Odwołanie

Czy to koniec batalii o znak „BIG MAC”? Najprawdopodobniej nie. McDonald’s ma dwa miesiące od daty doręczenia decyzji na złożenie odwołania i cztery miesiące na złożenie pisemnego uzasadnienia.

Komentarz autora

Brak przedstawienia wystarczających dowodów należy ocenić jako dużą niedbałość ze strony McDonald’s. Trzeba się jednak spodziewać, że spółka w postępowaniu odwoławczym zmobilizuje siły i przedstawi dowody w wystarczającej jakości i ilości.

Jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości – środki, którymi można się posłużyć przy dowodzeniu rzeczywistego używania marki są w zasadzie nieograniczone[3]. Brak zaangażowania McDonald’s w gromadzeniu i przedstawieniu w ramach postępowania dowodów należy więc uznać za tym bardziej zaskakujący. Nawet z ostrożności McDonald’s powinien był przedstawić dowody wyższej wartości (tzw. niezależne), w tym na przykład badania rynkowe przeprowadzone przez niezależną organizację. Wskazane w uzasadnieniu EUIPO zasady dowodzenia „rzeczywistego używania”, stanowią wskazówki dla McDonald’s, jak i dla innych przedsiębiorców będących stronami w postępowaniach o wygaśnięcie unijnego znaku towarowego.

Natomiast budzi wątpliwości legalność opisanych we wstępie praktyk marketingowych opierających się na wykorzystaniu słów BIG MAC przez inne restauracje – nawet po uprawomocnieniu się opisywanej decyzji. Na gruncie prawa polskiego, działania spółki Burger King mogłyby być chociażby uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 5 UZNK. Co więcej McDonald’s jest uprawniony do innego – zarejestrowanego w dniu 11.4.2018 r. – słownego znaku „Big Mac” (EUTM-017305079). Wskazane wyżej, nieuczciwe praktyki konkurentów McDonald’s wciąż mogą być uznane za naruszające prawa wyłączone do znaku „Big Mac” – także w przypadku uprawomocnienia się opisywanej decyzji EUIPO.

Należy zwrócić uwagę, że praktyka zgłaszania znaków towarowych na wiele klas może okazać się dość ryzykowna. Powoduje ona, że przedsiębiorca jest bardziej narażony na postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaku towarowego. Należy więc dokładnie i zgodnie z przeznaczeniem opisywać znaki w ramach procedury zgłoszeniowej. Może się bowiem okazać, że przedsiębiorca nie będzie w stanie zapewnić, by znak był „rzeczywiście używany” wobec każdego towaru i każdej usług zgłoszonej dla zarejestrowanego oznaczenia.

Przypisy

[1] Zob. strona internetowa: https://en.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s

[2] Zob. strona internetowa: https://www.theguardian.com/business/2019/jan/31/like-a-big-mac-but-juicier-burger-king-renames-sandwiches-to-troll-mcdonalds

[3] Podobnie Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15.9.2011 r., T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480 § 46.

własność przemysłowa znaki towarowe

Sąd UE stwierdza nieważność decyzji EUIPO o odmowie polskiej spółce Cinkciarz.pl zarejestrowania unijnego znaku towarowego

15 marca 2018
cinkciarz

Sąd Unii Europejskiej (dalej i uprzednio jako: „Sąd UE”) w dniu 08.03.2018 r. wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność decyzji EUIPO o odmowie zarejestrowania graficznego znaku towarowego, na który składają się symbole walut „€” i „$”, jako unijnego znaku towarowego, wskazując, że EUIPO nie uzasadniło w sposób wystarczający decyzji odmownej (sygn. sprawy: T-665/16).

Stan faktyczny

W 2015 r. polska spółka Cinkciarz.pl sp. z o.o. wystąpiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej i uprzednio jako: „EUIPO”) o rejestrację unijnego znaku towarowego dla ok. 80 towarów i usług, należących do 3 klas (tj. 9,36,41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego[1]), w tym m.in. dla oprogramowania komputerowego, sprzętu i akcesoriów komputerowych, nośników danych, usług finansowych, wymiany walut, emisji kart debetowych, oraz publikacji tekstów innych niż teksty reklamowe. Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:

cinkciarz

Decyzja EUIPO

EUIPO już w miesiąc po złożeniu wniosku o rejestrację poinformowała polską spółkę o tym, że istnieją bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, przewidziane w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 2017/1001)[2]. Pomimo przedstawionego przez Cinkciarz.pl stanowiska, ostatecznie odmówiono rejestracji znaku towarowego. Decyzja odmowna EUIPO opierała się na tym, że powyższe oznaczenie nie może zostać zarejestrowane jako unijny znak towarowy, ponieważ ma charakter opisowy, a jego elementy graficzne w postaci kształtu kół z zamieszczonymi wewnątrz symbolami walut euro i dolara nie posiadają zdolności odróżniającej. Zdaniem EUIPO „elementy graficzne w postaci kształtu kół nie są na tyle znaczące, aby odwrócić uwagę odbiorców od przekazu, jaki niosą ze sobą symbole „€” oraz „$” w odniesienie do odnośnych towarów i usług”. Decyzja ta została zaskarżona przez polską spółkę.

Wyrok Sądu UE

Sąd UE w wydanym w dniu 08.03.2018 r. wyroku, rozpatrując skargę wniesioną przez Cinkciarz.pl, wskazał wpierw, że bezwzględną przeszkodą rejestracji znaku jest brak charakteru odróżniającego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie ma możliwości zarejestrowania znaku opisowego (ogólnoinformacyjnego) tj. , którego elementy mogą służyć do oznaczania jakości, rodzaju, ilości, wartości, przeznaczenia, pochodzenia graficznego lub czasu produkcji towaru, świadczenia usług lub innych właściwości towarów bądź usług[3].

Jednak w każdym przypadku zaistnienia bezwzględnej przeszkody rejestracji obowiązkiem EUIPO jest uzasadnienie decyzji odmownej dotyczącej rejestracji znaku w odniesieniu do każdego z towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację. W przypadku natomiast, gdy podstawa odmowy rejestracji odnosi się do jednolitej grupy lub kategorii towarów i usług, pozostających w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku, ogólne uzasadnienie można zostać ograniczone do danego zbioru[4].

EUIPO ma obowiązek wyczerpującego uzasadniania swoich decyzji

Celem obowiązku uzasadniania decyzji – jak wskazał Sąd UE – jest, po pierwsze, umożliwienie zainteresowanym zapoznania się z motywami wydanego orzeczenia, tak aby mieli oni możliwość obrony swoich praw, a po drugie, umożliwienie Sądowi UE przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem danej decyzji[5].

W przypadku rozpatrywanej sprawy Sąd UE uznał, że ww. obowiązek nie został osiągnięty. EUIPO przeprowadziło analizę charakteru rozpatrywanego oznaczenia bez odwoływania się do każdego z sygnowanych nim towarów i usług zgłoszonych do rejestracji z osobna i przedstawiło w ich odniesieniu zbyt ogólne uzasadnienie[6]. Wymaga przy tym podkreślenia, że zgłoszony znak towarowy odnosił się do ponad 80 towarów i usług należących do odrębnych klas, wykazujących istotne różnice. EUIPO natomiast ograniczyło się do błędnego – zdaniem Sądu UE – uznania, że wszystkie towary i usługi oznaczane zgłoszonym znakiem należą do jednolitej grupy lub kategorii związanej z wymianą walut (choć dotyczyły m.in. także agencji nieruchomości, zarządzania mieniem, itp.).

W ocenie Sądu UE przedstawione przez EUIPO ogólne uzasadnienie nie było więc właściwe dla ogółu rozpatrywanych towarów i usług[7]. Co ciekawe, Sąd UE podkreślił również, że nawet w odniesieniu do usług, które są związane z wymianą walut, EUIPO nie wskazał wyraźnych podstaw, dla których potraktował znak towarowy objęty wnioskiem o rejestrację jako opisowy, kwestionując jego zdolność odróżniającą.

Sąd UE prawidłowo uznał więc, że decyzja o odmowie rejestracji znaku, oparta na ogólnych przesłankach, jak przedstawione w stosunku Cinkciarz.pl, nie może być uznana za prawidłowo uzasadnioną, a zatem należało stwierdzić jej nieważność.

Z uzasadnieniem wyroku Sądu UE można zapoznać się tutaj.

Przypisy:

[1] Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zm.

[2] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2099 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami, zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

[3] Podobnie stanowi art. 1291 ust. 1 pkt 3 PWP „Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które (…) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju, towary, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji, przydatności”.

[4] Co do przesłanek pozwalających na ustalenie, czy towary i usługi objęte zgłoszeniem do rejestracji unijnego znaku towarowego pozostają w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku oraz czy mogą zostać przypisane do dostatecznie jednolitych grup lub kategorii vide: wyrok z dnia 17 maja 2017 r., EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, pkt 32.

[5] Sąd UE powołał się w tym przypadku na wyrok z dnia 19 maja 2010 r., Zeta Europe/OHIM (Superleggera), T‑464/08, niepublikowany, EU:T:2010:212, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo.

[6] Już we wcześniejszych wyrokach Sąd UE wskazywał, że: badanie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji musi dotyczyć każdego z towarów lub każdej z usług, dla których wystąpiono o rejestrację znaku, a decyzja właściwego organu o odmowie rejestracji znaku towarowego co do zasady musi być uzasadniona w odniesieniu do każdego z tych towarów lub każdej z usług (zob. wyrok z dnia 17 maja 2017 r., EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, pkt 28, 29 i przytoczone tam orzecznictwo

[7] W tym przypadku Trybunał wyjaśnił już, że: jeśli ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towarów lub usług, właściwy organ może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia obejmującego wszystkie rozpatrywane towary lub usługi (wyrok z dnia 17 maja 2017 r., EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).