Przeglądana kategoria

własność przemysłowa

prawa autorskie własność przemysłowa znaki towarowe

Banksy pozywa muzeum w Mediolanie

10 kwietnia 2019
banksy

Kilka tygodni temu sąd pierwszej instancji w Mediolanie we Włoszech wydał wyrok w sprawie popularnego i tajemniczego artysty Banksy’ego. Spółka Pest Control Office Ltd („Pest Control„), zarządzająca prawami własności intelektualnej twórcy, wystąpiła przeciwko muzeum MUDEC o zaprzestanie nieautoryzowanego korzystania z zarejestrowanych na rzecz tej spółki znaków towarowych i reprodukcji utworów Banksy’ego.

Pest Control jest spółką zapewniającą pełną ochronę prawną Bansky’emu i jest odpowiedzialna za rejestrację w EUIPO wielu znaków towarowych Unii Europejskiej, a w tym słownego znaku: „BANKSY” oraz takich graficznych znaków towarowych jak: „Girl with Baloon” (EUTM-012575189) lub „Rage, the Flower Thrower” (EUTM-012575155).

Stan faktyczny

Gdy w 2018 r. w Mediolanie poinformowano o planowanej wystawie prac Banksy’ego, Pest Control podjęła działania w celu jej zablokowania i nie udzieliła zgodny na wykorzystanie dzieł lub przeróbek dzieł artysty przy tworzeniu i sprzedawaniu towarów promocyjnych, pamiątek itp.

Pomimo to, pod koniec 2018 roku, w muzeum MUDEC otwarto ekspozycję „The art of Banksy. A visual protest”. Wystawiono na niej kilkadziesiąt prac twórcy. Na stronie internetowej wydarzenia zamieszczono notkę, że Banksy jest artystą, który poprzez stałe utrzymywanie swojej anonimowości pozostaje poza systemem świata sztuki. Wskazano również, że odnośna wystawa, tak jak i wszystkie jej podobne organizowane wcześniej, w różnych miejscach świata, nie została przez niego autoryzowana.

W celu zapewnienia ochrony praw własności intelektualnej artysty, Pest Control wystąpiła do sądu w Mediolanie o nakaz zamknięcia wystawy oraz wycofanie ze sprzedaży wszystkich towarów z utworami Banksy’ego ze względu na naruszenie praw do znaku towarowego i praw autorskich, a także działanie niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

W odpowiedzi na zarzuty Pest Control, organizator wystawy – spółka „24 Ore Cultura” przedstawił następujące twierdzenia:

  • rejestracja znaków towarowych Unii Europejskiej została dokonana przez Pest Control w złej wierze i przez to jest nieważna. Spółka Pest Control nie korzysta z nich bowiem w związku z towarami i usługami, na które zostały zarejestrowane;
  • prawo włoskie dopuszcza tzw. prawo przedruku i prawo cytatu zezwalające na publiczne cytowanie, krytykę i wyrażenie opinii na temat utworów (zrzeczenie się praw przez artystę);
  • nie naruszono praw autorskich, ponieważ działalność Banksy’ego charakteryzuje się intencjonalnym odstąpieniem od jakichkolwiek praw autorskich;
  • wykorzystanie i udostępnianie kopii prac artysty, a także sprzedaż nawiązujących do nich towarów, nie stanowi naruszenia prawa, gdyż część z nich należy do domeny publicznej, a część została udostępniona przez nabywców i właścicieli prac;
  • Pest Control nie przedstawiła żadnego dowodu na to, że jest podmiotem właściwym do egzekwowania praw autorskich artysty.

Wyrok Sądu I Instancji

W odniesieniu do zarzutu złej wiary Sąd uznał, że nie została ona udowodniona, co oznacza, że nie można stwierdzić nieważności znaków towarowych należących do Pest Control. Przy ustalaniu złej wiary – zdaniem Sądu – trzeba bowiem brać pod uwagę wszystkie istotne czynniki, w tym przede wszystkim: czy zgłaszający znak towarowy wiedział lub mógł się dowiedzieć, że osoba trzecia posługuje się identycznym lub podobnym znakiem towarowym w kontekście identycznych lub podobnych towarów, czy zgłoszenie znaku towarowego miało na celu uniemożliwienie osobom trzecim korzystanie z przysługującego im znaku, a także dokonać porównania stopnia ochrony znaków. Tego rodzaju okoliczności nie zostały zaś wykazane przez 24 Ore Cultura.

Sąd zajął się też kwestią związaną z zastosowaniem tzw. prawa cytatu. W tym kontekście stwierdził, że choć na wystawie zaprezentowano kopie utworów Banksy’ego zakupione przez prywatne podmioty, a ich komercjalizacja i rozpowszechnienie nastąpiły niejako za zgodą twórcy, to sposób ich wykorzystania poprzez umieszczenie  przeróbek na ulotkach, pamiątkach, czy innych materiałach przeznaczonych do sprzedaży, nie mieści się w granicach dozwolonego użytku publicznego, tj. w ramach prawa cytatu.

Mimo tego Sąd oddalił żądania Pest Control oparte na naruszeniu praw autorskich, gdyż – jak uznał – nie posiada wystarczających informacji by stwierdzić, czy majątkowe prawa autorskie należą do Banksy’ego, czy też zostały przeniesione na spółkę Pest Control i czy spółce tej przysługuje prawo występowania z roszczeniami.

Sąd orzekł natomiast, że umieszczenie zarejestrowanych na rzecz Pest Control znaków na towarach przeznaczonych do sprzedaży (pamiątkach, itd.), bez wyraźnego związku z wystawą, jest jawnie nakierowane na sukces komercyjny muzeum i stanowi naruszenie praw wyłącznych tej spółki. Jednocześnie takim naruszeniem nie jest samo użycie znaków towarowych Pest Control w kontekście „poinformowania o przedmiocie wystawy” (informacyjne wykorzystanie znaku towarowego).

W efekcie Sąd nie zakazał przeprowadzenia samej wystawy. Jednakże stwierdził, że wykorzystanie w jej ramach znaków: „Girl with baloon” i „Rage the flower thrower” w celach zarobkowych (w tym m.in. umieszczenie tych znaków w ramach pamiątek) będzie stanowiło naruszenie praw wyłącznych Pest Control.

Komentarz autora

Z punktu widzenia prawa polskiego, istotne w świetle niniejszej sprawy byłoby rozstrzygnięcie, czy muzeum MUDEC miało prawo do wykorzystania twórczości Banksy’ego na pamiątkach i innych produktach związanych z szeroko pojętym marketingiem, w ramach prawa cytatu.

Zgodnie z brzmieniem polskiego przepisu art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: „Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości”.

Przyjmuje się że przepis ten dotyczy wszystkich kategorii utworów (w tym plastycznych). Legalność cytatu jest zaś uzależniona od rozpowszechnienia i upublicznienia utworu przez jego twórcę. W kontekście street art’u następuje to poprzez np. umieszczanie graffiti na różnego rodzaju powierzchniach znajdujących się w publicznej przestrzeni. Gdy utwór jest już upubliczniony, można go, jak to ujmuje ustawa, „przytaczać” na każdym polu eksploatacji. Zatem dany utwór można utrwalać poprzez druk czy zapis cyfrowy, a także wystawiając go, wyświetlając czy w inny sposób odtwarzając.

Przy rozstrzyganiu o dopuszczalności zastosowania prawa cytatu należy zwrócić uwagę na cel wykorzystania utworu innego twórcy. Dopuszcza się cytowanie w celu nauczania, wyjaśniania, polemiki, dokonania analizy krytycznej, parodii, pastiszu czy karykatury. Nie można natomiast korzystać z prawa cytatu w celach reklamowych i marketingowych.

Zatem zakazanie sprzedaży towarów zawierających w sobie fragmenty lub całe utwory Banksy’ego należy uznać za słuszne. Pomimo swoistego i nieformalnego charakteru street art’u należy respektować prawa autorskie jego twórców.

Źródła:

  1. Artykuł E.Rosati opublikowany na stronie: http://ipkitten.blogspot.com/2019/03/milan-court-sides-with-banksy-in.html
  2. Artykuł Melucci i V. Macrelli opublikowany na stronie: https://www.brandwrites.law/is-the-mysterious-street-artist-banksy-changing-his-her-ip-enforcement-strategy-and-using-the-courts-recent-judgment-of-the-court-of-milan-on-trade-mark-and-copyright-infringement/
  3. S. Stanisławska-Kloc [w:] D. Flisak Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2015, komentarz do art. 29.
własność przemysłowa znaki towarowe

Oznaczenie „BIG MAC” dla wszystkich?

19 lutego 2019
BIG MAC

W dniu 11.1.2019 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”) wydał decyzję o wygaśnięciu słownego, unijnego znaku towarowego „BIG MAC”. Powodem było nieudowodnione przez uprawnionego używanie znaku w obrocie przez nieprzerwany okres 5-ciu lat.

Sprawa wzbudza w sieci duże zainteresowanie. Nie trudno się temu dziwić, gdyż dotyczy produktu należącego do jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie – McDonald’s International Property Company Ltd. (dalej: „McDonald’s”). McDonald’s posiada 40 000 restauracji w 118 państwach, gdzie dziennie obsługiwanych jest w sumie około 69 milionów klientów[1]. Nic więc dziwnego, że losy fast foodowego giganta są dla wielu tak istotne.

Jakie będą skutki wygaszenia znaku „BIG MAC”? Jak donosi The Guardian[2] – restauracja Burger King w Szwecji zaczęła przykładowo promować swoje kanapki hasłami:

– „Burger Big Mac wish it was” (pol. Burger, którym Big Mac chciałby być”);

– „Like A Big Mac but actually Big” (pol. „Jak Big Mac, ale naprawdę duży”).

Z jakiego powodu McDonald’s utracił prawo do znaku „BIG MAC”? Odpowiedzi dostarcza najnowsza decyzja EUIPO w tej sprawie.

Stan faktyczny. Podstawy wniosku o unieważnienie.

Wniosek o wygaszenie znaku „BIG MAC” złożyła w dniu 11.4.2017 r. spółka Supermac’s (Holdings) Ltd. (dalej: „Supermac”). Supermac zarzucał, że znak „BIG MAC” nie był używany w obrocie przez nieprzerwany okres pięciu lat, poprzedzających złożenie ww. wniosku, w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których został zarejestrowany.

W odpowiedzi na wniosek McDonald’s przedstawił EUIPO dowody na używanie znaku. Nie przekonały one jednak EUIPO, który przychylił się do wniosku Supermac. EUIPO zdecydowało więc o wygaszeniu znaku towarowego „BIG MAC” w całości. To właśnie kwestie dowodowe w głównej mierze zaważyły na decyzji EUIPO i to im poświęcona jest większa część uzasadnienia decyzji.

Uzasadnienie

Dla pełnego zrozumienia decyzji EUIPO, należy wskazać, jak w prawie znaków towarowych rozumiane jest pojęcie „rzeczywistego używania”. Nie jest to jednak sprawa prosta. Ustawodawstwo tak unijne, jak i polskie, nie zawiera definicji legalnej „rzeczywistego używania”. Wobec tego badanie, czy znak był „rzeczywiście używany” podlega każdorazowej ocenie na podstawie dostarczonych przez strony dowodów.

Jakie dowody przedstawił McDonald’s? Dlaczego okazały się być one niewystarczające dla utrzymania ochrony znaku? Poniżej przedstawiam cztery grupy dowodów dostarczonych McDonald’s oraz fragmenty uzasadnienia decyzji odnoszące się do każdej z nich.

1) Pisemne oświadczenia przedstawicieli oddziałów we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii

Przedstawiciele oddziałów McDonalds’ w ramach pisemnych oświadczeń poświadczyli wysokie wyniki sprzedażowe kanapek ”BIG MAC” w okresie pomiędzy 2011-2016. Zdaniem EUIPO, nie sposób odmówić wartości dowodowej pisemnym oświadczeniom. Mimo to mają one zdecydowanie mniejszą wartość i moc niż dowody pochodzące z niezależnych źródeł.

2) Broszury, druki plakatów reklamowych i opakowania z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, pokazujące znak „BIG MAC” w odniesieniu do kanapek

Plakaty i broszury przedstawiały kanapkę umieszczoną w menu obok innych produktów lub indywidualnie. Część materiałów zawierała cenę, a część jedynie miejsce do jej uzupełnienia.

Jednakże zdaniem EUIPO, samo przedstawienie broszur i materiałów reklamowych nie potwierdza, że promowane towary były faktycznie dystrybuowane wśród klientów pod spornym znakiem lub też, że wpływały i zachęcały konsumentów do ich zakupu.

EUIPO zarzuciło również brak przedstawienia przez McDonald’s danych dot. tego, jak wiele towarów zostało rzeczywiście zaoferowanych lub sprzedanych przy użyciu dostarczonych w ramach postępowania opakowań.

3) Wydruki ze stron internetowych McDonald’s z domen zarejestrowanych w państwach europejskich, datowane na 2014-2016

Co do zasady, dowód z wydruku strony internetowej może potwierdzać naturę korzystania ze znaku towarowego oraz fakt oferowania towarów nim oznaczonych. Jednak samo przedstawienie wyciągów ze stron internetowych, przedstawiających produkt i znak towarowy, jest niewystarczające. Nie potwierdza ono miejsca, czasu czy zakresu korzystania ze znaku towarowego.

EUIPO wskazało, że wzmocnienie dowodu z wydruków może opierać się na przedstawieniu danych dotyczących ruchu internetowego na stronie. Mogą to być również dowody przedstawiające, czy składane są zamówienia na towar sygnowany znakiem w określonym czasie i na określonym terytorium.

Poszczególne wydruki rzeczywiście były oznaczone znakiem towarowym „BIG MAC”. Jednak nie sposób wywnioskować z nich, w jaki sposób i czy w ogóle możliwy był zakup towaru lub jego zamówienie. Nie został więc wskazany rzeczywisty, komercyjny aspekt używania znaku towarowego (brak powiązania zakupu ze znakiem BIG MAC).

4) Wydruk ze strony Wikipedia.com

EUIPO słusznie zauważyło, że informacje na Wikipedia.com mogą być zmieniane przez użytkowników, co wpływa niekorzystnie na ich wartość dowodową. Dowód tego rodzaju mógłby być uznany za istotny jedynie, jeśli popierałby inny, niezależny dowód.

Odwołanie

Czy to koniec batalii o znak „BIG MAC”? Najprawdopodobniej nie. McDonald’s ma dwa miesiące od daty doręczenia decyzji na złożenie odwołania i cztery miesiące na złożenie pisemnego uzasadnienia.

Komentarz autora

Brak przedstawienia wystarczających dowodów należy ocenić jako dużą niedbałość ze strony McDonald’s. Trzeba się jednak spodziewać, że spółka w postępowaniu odwoławczym zmobilizuje siły i przedstawi dowody w wystarczającej jakości i ilości.

Jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości – środki, którymi można się posłużyć przy dowodzeniu rzeczywistego używania marki są w zasadzie nieograniczone[3]. Brak zaangażowania McDonald’s w gromadzeniu i przedstawieniu w ramach postępowania dowodów należy więc uznać za tym bardziej zaskakujący. Nawet z ostrożności McDonald’s powinien był przedstawić dowody wyższej wartości (tzw. niezależne), w tym na przykład badania rynkowe przeprowadzone przez niezależną organizację. Wskazane w uzasadnieniu EUIPO zasady dowodzenia „rzeczywistego używania”, stanowią wskazówki dla McDonald’s, jak i dla innych przedsiębiorców będących stronami w postępowaniach o wygaśnięcie unijnego znaku towarowego.

Natomiast budzi wątpliwości legalność opisanych we wstępie praktyk marketingowych opierających się na wykorzystaniu słów BIG MAC przez inne restauracje – nawet po uprawomocnieniu się opisywanej decyzji. Na gruncie prawa polskiego, działania spółki Burger King mogłyby być chociażby uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 5 UZNK. Co więcej McDonald’s jest uprawniony do innego – zarejestrowanego w dniu 11.4.2018 r. – słownego znaku „Big Mac” (EUTM-017305079). Wskazane wyżej, nieuczciwe praktyki konkurentów McDonald’s wciąż mogą być uznane za naruszające prawa wyłączone do znaku „Big Mac” – także w przypadku uprawomocnienia się opisywanej decyzji EUIPO.

Należy zwrócić uwagę, że praktyka zgłaszania znaków towarowych na wiele klas może okazać się dość ryzykowna. Powoduje ona, że przedsiębiorca jest bardziej narażony na postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaku towarowego. Należy więc dokładnie i zgodnie z przeznaczeniem opisywać znaki w ramach procedury zgłoszeniowej. Może się bowiem okazać, że przedsiębiorca nie będzie w stanie zapewnić, by znak był „rzeczywiście używany” wobec każdego towaru i każdej usług zgłoszonej dla zarejestrowanego oznaczenia.

Przypisy

[1] Zob. strona internetowa: https://en.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s

[2] Zob. strona internetowa: https://www.theguardian.com/business/2019/jan/31/like-a-big-mac-but-juicier-burger-king-renames-sandwiches-to-troll-mcdonalds

[3] Podobnie Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15.9.2011 r., T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480 § 46.

nieuczciwa konkurencja prawa autorskie własność przemysłowa

Czy i jak można skutecznie ochronić pomysł?

31 stycznia 2019
pomysł

Z pewnością każdy z nas choć raz w ciągu swojego życia wpadł na ciekawy czy innowacyjny pomysł. Być może dotyczył on fabuły pionierskiej powieści obyczajowej, nowatorskiej formulacji nawozu sztucznego, usprawnienia produkcji napojów alkoholowych, czy też awangardowej koncepcji na prowadzenie działalności gospodarczej. Niewykluczone, że często ta spontanicznie powstała idea mogłaby stać się przyczynkiem dla istotnego rozwoju w danej dziedzinie. Jednakże od zrodzenia się pomysłu do etapu jego efektywnej realizacji, wciąż do pokonania pozostaje długa, usiana licznymi „pułapkami”, droga. Przykładowo, na podobny pomysł może wpaść inna osoba, która będzie partycypować w zyskach z gospodarczego wykorzystania danej idei twórczej. Konkurencyjny podmiot może również wejść w posiadanie informacji co do realizowanego przez nas zamysłu (np. projektu innowacyjnego produktu) a następnie wykorzystać go we własnej działalności gospodarczej. W jaki zatem sposób, w trakcie wcielania swojego pomysłu w życie, skutecznie chronić go przed niepowołanym dostępem?

Prawo autorskie nie zawsze jest skutecznym środkiem ochrony…

Dość powszechnym (lecz niestety często błędnym) przekonaniem wśród przedsiębiorców jest wiara w skuteczność reżimu prawnoautorskiego dla ochrony pomysłu. Natomiast, jak stanowi art. 1 ust. 21 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („PrAut”), ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia. Oznacza to, że ochronie prawnoautorskiej nie podlegają m.in. odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Tak sformułowana regulacja wynika z utartego przeświadczenia, iż utwór, aby móc być chroniony, powinien być przedmiotem percepcji, dokonywanej przez zainteresowanego odbiorcę. Zapatrywanie to wyraża także art. 1 ust. 1 PrAut, zgodnie z którym: utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Dopiero zatem uzewnętrzniony przez autora pomysł, wyrażony i ujęty w formie „utworu” może być przedmiotem ochrony prawnoautorskiej (o ile spełnia prawnoautorskie przesłanki ochrony – tj. jest wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze). Owo uzewnętrznienie może być przy tym dokonane w dowolnej postaci, przykładowo wyartykułowane w ramach szkolenia, wykładu bądź innego przemówienia, spisane na kartce jako instrukcja, czy też w ramach publikacji naukowej, książki fabularnej, itp. Trzeba jednak pamiętać, że wciąż to nie pomysł jako taki będzie chroniony, a środek za pomocą którego go wyraziliśmy (treść nagrania, instrukcji, przemówienia na szkoleniu bądź wykładzie, publikacji naukowej, książki), tj. inaczej mówiąc: efekt twórczej realizacji koncepcji zrodzonej w umyśle twórcy. Ochronie będzie więc podlegał końcowy etap wdrażania pomysłu w życie, czyli odpowiednio skompilowany w utwór.

… więc może ochrona patentowa?

Ochrona patentowa jest udzielana na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Czy na tej podstawie możliwa jest zatem ochrona pomysłu?

Podobnie jak w przypadku prawa autorskiego, na gruncie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej („PWP”) pomysł nie będzie podlegać ochronie dopóty, dopóki nie zostanie urzeczywistniony w postaci wynalazku, tj. rozwiązania technicznego o wartości dodanej dla aktualnego stanu techniki. Innowacja w postaci wynalazku musi cechować się tzw. przemysłową stosowalnością, co oznacza iż dzięki niemu – a dokładniej dzięki konstrukcji, założeniom, czy funkcjonalnościom wynalazku – może być uzyskiwany produkt bądź też dany sposób może być wykorzystywany w jakiejkolwiek działalności przedsiębiorstwa. Innymi słowy ochronie patentowej podlegają jedynie techniczne wytwory kreacji twórczej (intelektualnej), które najczęściej przebierają postać urządzenia, procesu, czy formulacji chemicznej.

O niemożności ochrony pomysłu jako wynalazku świadczy również art. 28 PWP, zgodnie z którym za wynalazki nie uważa się m.in. odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych, planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, itd. Wobec tego również ochrona patentowa umożliwia ochronę dopiero końcowego etapu wdrażania innowacji w działalności gospodarczej. W tym przypadku będzie to rozwiązanie techniczne stanowiące urzeczywistnienie pomysłu.

Pomysł jako know-how przedsiębiorstwa

Warto zastanowić się, czy pomysł – jako innowacyjny i przysługujący wyłącznie jego autorowi – może być chroniony jako know-how, którego ochronę przewiduje obecnie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („UZNK”). Zgodnie z dyspozycją tego przepisu, czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Stąd też nasuwa się pytanie, czy zatem tajemnica przedsiębiorstwa swoim desygnatem obejmuje ochronę pomysłu?

Pod pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Przepisy UZNK nie formułują dodatkowych wymogów formalnych, od których możliwość ochrony informacji byłaby uzależniona. Przede wszystkim takie informacje nie muszą być urzeczywistnione, spisane, czy utrwalone na jakimkolwiek nośniku. Oznacza to, że w zasadzie każda informacja o potencjalnej wartości gospodarczej może podlegać ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa, o ile jest niejawna, nieoczywista (niełatwo dostępna) dla osób zwykle zajmujących się tego rodzaju wiadomościami, a przedsiębiorca podjął – przy zachowaniu należytej staranności – działania w celu utrzymania tej informacji w poufności. Wydaje się więc, że tego rodzaju reżim ochrony prawnej będzie istotny dla ochrony pomysłu w trakcie procesu jego wdrażania jako innowacji w przedsiębiorstwie.

Skuteczność ochrony know-how na gruncie nowych przepisów UZNK

Ochrona know-how (informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) nie wydaje się być jednak na tyle silna, jak ochrona patentowa czy też prawnoautorska, które przyznają twórcom ustawową wyłączność do wytworów ich pracy intelektualnej. Przedsiębiorca, będący autorem informacji, musi stale nadzorować oraz kontrolować przetwarzanie informacji, tak by jego know-how nie stało się powszechnie dostępne. Co więcej ostatnia nowelizacja UZNK, która weszła w życie w dniu 4 września 2018 r., wprowadziła do art. 11 UZNK liczne wyłączenia legalizujące co do zasady bezprawne pozyskanie, ujawnienie czy wykorzystanie cudzego know-how. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie będzie więc rodziło odpowiedzialności, gdy zostanie ono dokonane w warunkach ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego (w tym przypadku chodzi o działania tzw. sygnalistów), lub też wobec związków zawodowych, na określonych w ustawie warunkach (art. 11 ust. 8 UZNK). Wskazane wyłączenia zdają się być jednak sformułowane przez ustawodawcę nad wyraz ogólnie oraz nieprecyzyjnie. Nie sposób przewidzieć jak sądy będą definiować określenie „interesu chronionego prawem” (w takim wyrażeniu może mieścić się chociażby pojęcie interesu prywatnego, interesu społecznego czy zbiorowego interesu konsumentów), jak również kiedy taka ochrona będzie uważana za uzasadnioną.

Najbardziej kontrowersyjna zdaje się być jednak legalizacja naruszeń know-how w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi. Jak bowiem wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, pojęcie swobody wypowiedzi należy rozumieć szeroko, tj. jako wolność wyrażania poglądów, pozyskiwania informacji i ich rozpowszechniania, także w ramach działalności prasowej. Tak szerokie interpretowanie przesłanki „swobody wypowiedzi” budzi jednak poważne wątpliwości, dając w tym przypadku duże możliwości potencjalnym naruszycielom w kontekście uzasadnionego w ich mniemaniu naruszenia know-how. W zasadzie każda wypowiedź ujawniająca informacje poufne przedsiębiorstwa może być dokonywana w warunkach wolności rozpowszechniania wiadomości. Tym bardziej, gdy jest dokonywana dla ochrony prawnie chronionego interesu.

Wydaje się zatem, że w przypadku opisywanego wyłączenia odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa powinno chodzić w istocie o swobodę wypowiedzi dziennikarskiej, ponieważ w innym przypadku ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa byłaby iluzoryczna. Także i w tym przypadku istnieją pewne ryzyka, ponieważ na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego wykonywanie zawodu dziennikarza nie ogranicza się wyłącznie do publikowania w prasie. Dziennikarze swoją działalność informacyjno-redakcyjną prowadzą również na portalach takich jak: facebook.com czy twitter.com, co może znacząco utrudniać przedsiębiorcom monitorowanie naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa.

Brak skutecznej recepty na ochronę prawną pomysłu

Ustawodawca nie przewiduje możliwości ochrony pomysłu jako takiego. Natomiast proces wdrażania w życie zrodzonej w umyśle autora idei (koncepcji), a raczej informacje składające się na ten proces, mogą być chronione na podstawie art. 11 UNZK, w sytuacji gdy zostaną spełnione przesłanki wskazane w przywołanym przepisie. Nie można jednak upatrywać w ustawodawstwie skutecznego panaceum na ochronę pracy intelektualnej człowieka, zwłaszcza tej wyartykułowanej na zewnątrz lecz w swej formie banalnej (tj. pomysł). O wiele rozważniejszym jest prewencyjne stosowanie fizycznych środków ochrony (przede wszystkim ograniczenie dostępu do informacji poufnych wobec osób trzecich, także pracowników) czy zawieranie umów o zachowaniu poufności.

patenty własność przemysłowa wzory przemysłowe znaki towarowe

Roszczenie informacyjne z art. 286 in. 1 ust. 1 pkt. 3 PWP niekonstytucyjne

7 grudnia 2018
roszczenie informacyjne

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 6.12.2018 r. (sygn. SK 19/16) orzekł niekonstytucyjność art. 2861 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: „PWP”). Zdaniem Trybunału, przepis ten narusza wolność prowadzenia działalności gospodarczej i zasadę proporcjonalności, o której mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Czego dotyczył wyrok?

Na podstawie art. 2861 ust. 1 pkt. 3 PWP osobę dotknięta naruszeniem jej praw własności przemysłowej była uprawniona do wystąpienia z wnioskiem – w trakcie lub przed wytoczeniem powództwa – o tzw. zabezpieczenie roszczeń informacyjnych . Uwzględnienie takiego żądania powodowało nałożenie na „osobę inną niż naruszająca” zobowiązanie/nakaz do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem patentów lub znaków towarowych. Dane te miały dotyczyć pochodzenia i sieci dystrybucji towarów lub usług naruszających prawa własności przemysłowej uprawnionego. Roszczenie informacyjne mogło przy tym zostać nałożone przez sąd wyłącznie wtedy, jeżeli naruszenia tych praw było wysoce prawdopodobne oraz stwierdzono, że osoba obowiązana:

  1. posiadała towary naruszające patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
  2. korzystała z usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
  3. świadczyła usługi wykorzystywane w działaniach naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
  4. została wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji,

a powyższe działania miały na celu uzyskanie przez obowiązanego bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmowało to działań konsumentów będących w dobrej wierze.

Powyższe informacje często służyły uprawnionemu do wykazania w ramach procesu cywilnego okoliczności faktycznych, które dowodziłyby, że naruszenie jego praw miało w rzeczywistości miejsce. Ponadto znacząco ułatwiały dochodzenie roszczeń pieniężnych, które wymagały dodatkowego udowodnienia rozmiaru bezprawnie uzyskanych korzyści przez osobę naruszyciela i chociażby rozmiaru poniesionej przez uprawnionego szkody. W praktyce wykazanie ww. okoliczności przysparza zasadniczych trudności.

Naruszenie zasad proporcjonalności i wolności prowadzenia działalności gospodarczej

Natomiast zdaniem Trybunału Konstytucyjnego (dalej: „TK„) przekazanie określonych, wskazanych w art. 2861 ust. 1 pkt. 3 PWP informacji handlowych dotyczących danego przedsiębiorstwa jako takie nie ma charakteru odwracalnego. Często bywało więc tak, że strona obowiązana wyjawiała (czasem nawet swojemu konkurentowi) szerokie spektrum informacji, które nie zawsze służyły zabezpieczeniu i ułatwieniu dochodzenia roszczeń w „głównym” postępowaniu sądowym. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zastosowane środki o takim natężeniu nie były konieczne dla ochrony innych konstytucyjnych wartości. Wobec takiej oceny TK uznał art. 2861 ust. 1 pkt. 3 PWP za sprzeczny z konstytucyjną zasadą proporcjonalności.

Ponadto w ocenie Trybunału, obowiązywanie art. 2861 ust. 1 pkt. 3 PWP jest nieproporcjonalne w stosunku do ochrony praw osób prowadzących działalność gospodarczą – zobowiązanych do udzielenia informacji. Stąd też – zdaniem TK – kwestionowany przepis naruszył także konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji), nie dając odpowiednich w tym zakresie gwarancji osobie obowiązanej. W obecnym kształcie art. 2861 ust. 1 pkt. 3 PWP nie chroni bowiem obowiązanego przed nadużyciami ze strony uprawnionego, który wchodzi w posiadanie tajemnicy handlowej (szeroko rozumianej, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Trzeba nadto zauważyć, że wyrok TK dotyczy wyłącznie roszczenia informacyjnego stosowanego wobec osób „innych niż naruszające”. Nadal więc istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń informacyjnych wobec „osoby naruszającej”, zgodnie z art. 2861 ust. 1 pkt. 2 PWP.

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, niekonstytucyjny przepis utraci moc obowiązującą.

 

Przypisy:

1. Informacje o wyroku TK można znaleźć na stronie: http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/10402-naruszenie-praw-wlasnosci-przemyslowej/?fbclid=IwAR106loXEUfaVUV3VfgDib6bpVLTHlbNZ5b21UDB_NtG4u5BTt5TwzkTvzY

2. O roszczeniu informacyjnym na blogu pisaliśmy pod tym linkiem: http://pankowska.com.pl/roszczenie-informacyjne-czy-pomaga-w-dochodzeniu-roszczen-pienieznych-zwiazanych-z-naruszeniem/

 

patenty własność przemysłowa

Terminy przedawnienia roszczeń twórcy o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku

29 sierpnia 2018

Dla każdego twórcy rozwiązań wynalazczych istotną kwestię stanowi możliwość pozyskania w przyszłości stosownego wynagrodzenia, które odzwierciedlałoby rzeczywiście poniesiony wkład pracy własnej w stworzenie innowacji. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia za każdym razem, gdy uprawnienia twórcy w zakresie stworzonego wynalazku są ustawowo ograniczane, nawet pomimo samodzielnego zrealizowania pomysłu wynalazczego. Przykładem takiego ograniczenia palety uprawnień twórców są tzw. wynalazki pracownicze, wobec których pracodawca może – pod pewnymi warunkami – uzyskać uprawnienia do zgłoszenia patentu.

Prawo do wynagrodzenia

Pomimo utraty przez twórcę prawa do zgłoszenia wynalazku w celu jego opatentowania (a co za tym idzie, jego dalszej komercjalizacji), nadal – zgodnie z art. 22 ust. 1 PWP[1] – przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku przez uprawnionego w ten sposób pracodawcę. I tak, zasady kształtowania wynagrodzenia mogą być formułowane przez strony umownie (np. w ramach umowy o pracę) albo bezpośrednio wynikać z art. 22 ust. 2 PWP, zgodnie z którym:

Jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Przysługujące twórcy wynagrodzenie może być mu wypłacone w całości bądź w części, przy czym – zgodnie z art. 22 ust. 4 PWP – całość wynagrodzenia (albo jego pierwszą część) wypłaca się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku przez pracodawcę. Pozostałe części wynagrodzenia powinny być z kolei wypłacane najpóźniej w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku, jednak w okresie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści przez pracodawcę.

Terminy przedawnienia świadczeń o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku

Jak więc kształtują się terminy przedawnienia roszczeń o świadczenia z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku? W tym zakresie zastosowanie znajdują przepisy ogólne kodeksu cywilnego, w tym niedawno znowelizowany art. 118 KC. Zgodnie z jego obecnym brzmieniem, termin przedawnienia roszczeń wynosi co do zasady 6 lat (przed nowelizacją, która weszła w życie 09.07.2018 r., był to okres 10-letni[2]), natomiast dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

Wobec brzmienia art. 118 KC in fine, w praktyce pojawiły się pewne problemy z ustaleniem charakteru świadczenia w postaci wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, które wypłacane jest twórcy częściami, a co za tym idzie z określeniem terminu jego przedawnienia.

Nad problemem tym pochylił się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 24.01.2018 r. -w sprawie o sygn. I PK 107/17 – wskazywał, że roszczenie twórcy o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku wypłacanego częściami, nie może być świadczeniem okresowym. Jak zaznaczył skład sędziowski w komentowanym wyroku, tego rodzaju świadczenia charakteryzują się tym, że i) ich przedmiotem są pieniądze lub rzeczy oznaczone rodzajowo, ii) są one przekazywane przez dłużnika drugiej stronie zobowiązania w regularnych odstępach czasu, w ramach jednego stosunku prawnego, iii) przy czym te jednorazowe świadczenia mają charakter samoistny, tzn. nie stanową części jednego, większego świadczenia.

Stąd też wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, które jest pokrywane częściami, nie jest świadczeniem okresowym w rozumieniu art. 118 in fine KC. Poszczególne, częściowe wpłaty dokonywane na rzecz twórcy składają się bowiem na określoną w sposób kompleksowy całość i są dokonywane na poczet jednego, większego świadczenia. Wobec tego świadczenie z art. 22 PWP przedawnia się z upływem 6 lat (warte przy tym odnotowania jest, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13.04.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw, do roszczeń powstałych i nieprzedawnionych w dniu wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy nowe).

Przypisy:

[1] Zgodnie z art. 22 ust. 1 PWP, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21.

[2] http://prawobiznesu.com/projektowane-zmiany-terminu-przedawnienia-roszczen/